2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) interzice eliberarea unui brevet în cazul în care solicitantul nu a inventat el însuși obiectul revendicat și căutat pentru a fi brevetat. Astfel, înainte de AIA, 35 U.S.C. 102(f) impune ca inventatorul (inventatorii) corect(i) al(e) unei invenții revendicate să fie numit(e) în cererea de brevet (și în orice brevet eliberat ulterior). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). A se vedea, de asemenea, 35 U.S.C. 101, care prevede că cel care inventează sau descoperă este partea care poate obține un brevet pentru invenția sau descoperirea respectivă.

Examinatorul trebuie să presupună că solicitanții sunt inventatorii corespunzători, cu excepția cazului în care există dovezi din dosar că o altă persoană a realizat invenția și că solicitantul a obținut invenția de la adevăratul inventator. În situația neobișnuită în care este clar că cererea nu menționează inventatorul corect și nu a existat nicio cerere de corectare a inventarierii în conformitate cu 37 CFR 1.48, examinatorul trebuie să respingă revendicările în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(o declarație sub jurământ a solicitantului a arătat clar că nu a inventat el însuși în mod exclusiv obiectul care se dorea a fi brevetat, deoarece a stabilit că o altă persoană a fost co-inventator al invenției revendicate).

Dacă se poate demonstra că un inventator sau cel puțin un co-inventator a „derivat” o invenție de la o altă persoană, o respingere în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) este adecvată. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) („majoritatea, dacă nu toate, determinările în temeiul secțiunii 102(f) implică întrebarea dacă o parte a derivat o invenție de la alta”).

În timp ce derivarea va interzice eliberarea unui brevet pentru cel care a derivat, o dezvăluire de către cel care a derivat, în absența unei interdicții în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(b), nu va interzice eliberarea unui brevet pentru partea de la care a fost derivat obiectul. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) („referința la stadiul anterior al tehnicii care nu constituie o interdicție legală poate fi depășită prin două metode general recunoscute”: o declarație sub jurământ în temeiul 37 CFR 1.131 sau o declarație sub jurământ de atribuire în temeiul 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (în cazul în care un inventator sau cel puțin un co-inventator „… a inventat obiectul pe care se bazează dezvăluirea relevantă din brevet, atunci brevetul nu poate fi folosit ca referință împotriva sa, în pofida tăcerii brevetului cu privire la sursa obiectului respectiv de către titularul brevetului.”). A se vedea MPEP §§ 715.01et seq. și 716.10

În cazul în care există un articol publicat care identifică calitatea de autor [MPEP § 715.01(c)] sau un brevet care identifică calitatea de inventator (MPEP § 715.01(c)) sau un brevet care identifică calitatea de inventator (MPEP § 715.01(a)) care dezvăluie obiectul revendicat într-o cerere aflată în curs de examinare, desemnarea calității de autor sau de inventator nu generează o prezumție de invenție în ceea ce privește obiectul dezvăluit în articol sau în ceea ce privește obiectul dezvăluit, dar nerevendicat în brevet, astfel încât să justifice o respingere în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). Cu toate acestea, este de datoria solicitantului cererii, ca răspuns la o solicitare privind calitatea de inventator în temeiul subsecțiunii (f) din pre-AIA sau pentru a respinge o respingere în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) sau (e), să furnizeze o dovadă satisfăcătoare prin intermediul unei declarații sub jurământ în temeiul 37 CFR 1.132 că inventarea cererii este corectă, în sensul că referința dezvăluie obiectul inventat de inventator sau de cel puțin un co-inventator, mai degrabă decât derivat de la autor sau de la entitatea inventivă, în pofida calității de autor al articolului sau, respectiv, de inventator al brevetului. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (este necesară o anchetă pentru a clarifica orice ambiguitate creată de un articol în ceea ce privește calitatea de inventator, iar solicitantului îi revine apoi sarcina de a furniza „o demonstrație satisfăcătoare care să conducă la o concluzie rezonabilă că este… inventatorul” obiectului dezvăluit în articol și revendicat în cerere).

În plus, subiectul care se califică drept artă anterioară numai în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) poate constitui, de asemenea, baza unei respingeri ex parte în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 103 . Cu toate acestea, pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) prevede că subsecțiunea (f) din pre-AIA 35 U.S.C. 102 nu va împiedica brevetabilitatea în cazul în care materia dezvoltată de o altă persoană, care altfel ar fi calificată în conformitate cu pre-AIA 35 U.S.C. 103(c), poate fi respinsă în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). 102(f), și invenția revendicată într-o cerere aflată în curs de examinare au fost deținute de aceeași persoană, au făcut obiectul unei obligații de cesiune către aceeași persoană sau au fost implicate într-un acord de cercetare comună, care îndeplinește cerințele pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) și (c)(3), în momentul în care invenția a fost realizată. A se vedea MPEP § 2146.

I. DERIVAREA NECESITĂ O CONCEPȚIE COMPLETĂ A UNEI ALTE ȘI O COMUNICARE LA DERIVATORUL PRETENȚIONAT

„Simplul fapt că o revendicare menționează utilizarea diferitelor componente, fiecare dintre acestea putând fi presupusă în mod argumentat ca fiind veche, nu constituie o bază adecvată pentru o respingere în temeiul pre-AIA 35 U.S.C. 102(f).” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Derivarea necesită o concepție completă de către altcineva și comunicarea acestei concepții prin orice mijloace părții acuzate de derivare înainte de orice dată la care se poate demonstra că cel acuzat de derivare avea cunoștință de invenție. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

A se vedea, de asemenea, Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). „Comunicarea unei concepții complete trebuie să fie suficientă pentru a permite unei persoane cu competențe obișnuite în domeniu să construiască și să exploateze cu succes invenția.” Hedgewick, 497 F.2d la 908, 182 USPQ la 169. A se vedea, de asemenea, Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Problema pentru a dovedi derivarea este „dacă comunicarea a permis unei persoane cu o competență obișnuită în domeniu să realizeze invenția brevetată”).

II. PARTEA CARE AFIRMĂ DERIVAREA NU TREBUIE SĂ PROBE O REDUCERE REALĂ LA PRACTICĂ, DERIVAREA CUNOAȘTERII PUBLICE SAU DERIVAREA ÎN ACEASTĂ ȚARĂ

Partea care invocă derivarea „nu trebuie să dovedească o reducere reală la practică pentru a demonstra derivarea”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Mai mult, aplicarea subsecțiunii (f) nu se limitează la cunoștințele publice derivate de la o altă persoană și „nu este necesar ca locul de derivare să fie în această țară pentru a interzice unui derivator să breveteze obiectul.” Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. DIFERENȚAREA DERIVĂRII DE PRIORITATEA INVENȚIEI

Deși derivarea și prioritatea invenției se concentrează amândouă pe calitatea de inventator, derivarea se referă la originalitate (adică cine a inventat obiectul), în timp ce prioritatea se concentrează pe partea care a inventat prima obiectul. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) SE POATE APLICA ÎN CAZUL ÎN CARE PRE-AIA 35 U.S.C. 102(a) ȘI PRE-AIA 35 U.S.C. 102(e) NU SUNT MOTIVE STATUTARE DISPONIBILE PENTRU REFUZ

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) ȘI PRE-AIA 35 U.S.C. 102(e) NU SUNT MOTIVE STATUTARE DE REFUZ

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). 102(f) nu necesită o investigare a datelor relative ale unei referințe și ale cererii și, prin urmare, poate fi aplicabilă în cazul în care subsecțiunile (a) și (e) pre-AIA nu sunt disponibile pentru referințele care au o dată de intrare în vigoare ulterioară datei de depunere efectivă a cererii examinate. Cu toate acestea, pentru o referință a cărei dată este ulterioară datei efective de depunere a cererii, pot exista anumite dovezi că obiectul referinței provine de la inventator sau de la cel puțin un co-inventator, având în vedere datele relative. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Datele relative ale evenimentelor sunt importante pentru a determina derivarea; o publicație datată la mai mult de un an după data de depunere a cererii solicitantului, care doar enumeră ca și coautori literari alte persoane decât inventatorul, nu reprezintă o dovadă solidă necesară pentru a respinge o declarație a inventatorului potrivit căreia acesta este singurul inventator).