Pre-AIA 35 U.S.C. 102 Voraussetzungen für die Patentierbarkeit; Neuheit und Verlust des Rechts auf ein Patent.
Eine Person hat Anspruch auf ein Patent, es sei denn –
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- (f) sie hat den Gegenstand, der patentiert werden soll, nicht selbst erfunden.
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Vor dem AIA verbietet 35 U.S.C. 102(f) die Erteilung eines Patents, wenn der Anmelder den beanspruchten und zum Patent angemeldeten Gegenstand nicht erfunden hat. Daher verlangt 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA, dass der/die richtige(n) Erfinder einer beanspruchten Erfindung in der Patentanmeldung (und in einem später erteilten Patent) genannt werden. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Siehe auch 35 U.S.C. 101, wonach derjenige, der eine Erfindung oder Entdeckung macht, derjenige ist, der ein Patent für die betreffende Erfindung oder Entdeckung erhalten kann.
Der Prüfer muss davon ausgehen, dass die Anmelder die eigentlichen Erfinder sind, es sei denn, es gibt aktenkundige Beweise dafür, dass ein anderer die Erfindung gemacht hat und dass dieser Anmelder die Erfindung von dem wahren Erfinder abgeleitet hat. In der seltenen Situation, in der die Anmeldung eindeutig nicht die richtige Erfinderschaft benennt und kein Antrag auf Berichtigung der Erfinderschaft gemäß 37 CFR 1.48 gestellt wurde, sollte der Prüfer die Ansprüche gemäß 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA zurückweisen. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018) (eine eidesstattliche Erklärung des Anmelders machte deutlich, dass er den zum Patent angemeldeten Gegenstand nicht allein erfunden hatte, weil sie belegte, dass eine andere Person Miterfinder der beanspruchten Erfindung war).
Wenn nachgewiesen werden kann, dass ein Erfinder oder mindestens ein Miterfinder eine Erfindung von einem anderen „abgeleitet“ hat, ist eine Zurückweisung gemäß 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA angemessen. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) („die meisten, wenn nicht alle Feststellungen nach Abschnitt 102(f) betreffen die Frage, ob eine Partei eine Erfindung von einer anderen abgeleitet hat“).
Während die Ableitung die Erteilung eines Patents an den Ableitenden ausschließt, schließt eine Offenbarung durch den Ableitenden, sofern keine Sperre nach 35 U.S.C. 102(b) vor dem AIA besteht, die Erteilung eines Patents an die Partei, von der der Gegenstand abgeleitet wurde, nicht aus. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) („eine Bezugnahme auf den Stand der Technik, die kein gesetzliches Hindernis darstellt, kann durch zwei allgemein anerkannte Methoden überwunden werden“: eine eidesstattliche Erklärung gemäß 37 CFR 1.131 oder eine eidesstattliche Erklärung zur Zurechnung gemäß 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (wenn ein Erfinder oder mindestens ein Miterfinder „… den Gegenstand erfunden hat, auf dem die relevante Offenbarung im Patent beruht, dann kann das Patent nicht als Referenz gegen ihn verwendet werden, ungeachtet des Schweigens des Patents bezüglich der Quelle des Patentinhabers für diesen Gegenstand“). Siehe MPEP §§ 715.01et seq. und 716.10
Wenn es einen veröffentlichten Artikel gibt, der die Urheberschaft angibt (MPEP § 715.01(c)) oder ein Patent, das die Erfinderschaft angibt (MPEP § 715.01(a)), das einen Gegenstand offenbart, der in einer in Prüfung befindlichen Anmeldung beansprucht wird, führt die Benennung der Urheberschaft oder der Erfinderschaft nicht zu einer Vermutung der Erfinderschaft in Bezug auf den in dem Artikel offenbarten Gegenstand oder in Bezug auf den Gegenstand, der offenbart, aber nicht in dem Patent beansprucht wird, so dass eine Zurückweisung nach 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA gerechtfertigt ist. Es obliegt jedoch dem Anmelder der Anmeldung, als Antwort auf eine Anfrage bezüglich der angemessenen Erfinderschaft gemäß 35 U.S.C. 102(a) oder (e) vor dem AIA oder zur Widerlegung einer Zurückweisung gemäß 35 U.S.C. 102(a) oder (e) vor dem AIA einen zufriedenstellenden Nachweis in Form einer eidesstattlichen Erklärung gemäß 37 CFR 1.132 vorzulegen, dass die Erfinderschaft der Anmeldung insofern korrekt ist, als die Bezugnahme einen Gegenstand offenbart, der vom Erfinder oder mindestens einem Miterfinder erfunden wurde und nicht vom Autor oder der erfinderischen Einheit abgeleitet ist, ungeachtet der Autorenschaft des Artikels bzw. der Erfinderschaft des Patents. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (eine Untersuchung ist angebracht, um jede durch einen Artikel entstandene Zweideutigkeit hinsichtlich der Erfinderschaft zu klären, und es obliegt dann dem Anmelder, „einen zufriedenstellenden Nachweis zu erbringen, der zu der begründeten Schlussfolgerung führt, dass er der … Erfinder“ des im Artikel offenbarten und in der Anmeldung beanspruchten Gegenstands ist).
Außerdem kann ein Gegenstand, der nur nach 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA als Stand der Technik gilt, auch die Grundlage für eine Ablehnung nach 35 U.S.C. 103 vor dem AIA sein. 35 U.S.C. 103(c) des Vor-AIA besagt jedoch, dass Unterabschnitt (f) des 35 U.S.C. 102 des Vor-AIA die Patentierbarkeit nicht ausschließt, wenn ein von einer anderen Person entwickelter Gegenstand, der andernfalls nach 35 U.S.C. des Vor-AIA qualifiziert wäre 102(f) qualifizieren würde, und die beanspruchte Erfindung einer zu prüfenden Anmeldung zum Zeitpunkt der Erfindung derselben Person gehörten, einer Abtretungsverpflichtung gegenüber derselben Person unterlagen oder an einer gemeinsamen Forschungsvereinbarung beteiligt waren, die die Anforderungen von 35 U.S.C. 103(c)(2) und (c)(3) vor dem AIA erfüllt. Siehe MPEP § 2146.
I. DERIVATION ERFORDERT VOLLSTÄNDIGE KONZEPTION DURCH EINEN ANDEREN UND KOMMUNIKATION MIT DEM VORGEGEBENEN DERIVERER
„Die bloße Tatsache, dass ein Anspruch die Verwendung verschiedener Komponenten beschreibt, von denen jede argumentativ als alt angenommen werden kann, bietet keine geeignete Grundlage für eine Zurückweisung nach 35 U.S.C. 102(f) vor dem AIA.“ Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Eine Ableitung erfordert eine vollständige Erfindung durch einen anderen und die Mitteilung dieser Erfindung an die mit der Ableitung beauftragte Partei vor einem Zeitpunkt, an dem nachgewiesen werden kann, dass die mit der Ableitung beauftragte Person Kenntnis von der Erfindung hatte. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).
Siehe auch Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). „Die Mitteilung eines vollständigen Konzepts muss ausreichen, um einen Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung zu konstruieren und erfolgreich zu betreiben“. Hedgewick, 497 F.2d auf 908, 182 USPQ auf 169. Siehe auch Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp. 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Die Frage beim Nachweis der Ableitung ist, „ob die Mitteilung einen normalen Fachmann in die Lage versetzte, die patentierte Erfindung zu machen.“).
II. DIE PARTEI, die sich auf eine Ableitung beruft, MUSS NICHT EINE TATSÄCHLICHE VERKÜRZUNG ZUR PRAXIS, EINE ABLEITUNG DES ÖFFENTLICHEN WISSENS ODER EINE ABLEITUNG IN DIESEM LAND BEWEISEN
Die Partei, die sich auf eine Ableitung beruft, „muss keine tatsächliche Verkürzung der Praxis beweisen, um eine Ableitung nachzuweisen.“ Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Darüber hinaus ist die Anwendung von Unterabschnitt (f) nicht auf öffentliches Wissen beschränkt, das von einem anderen abgeleitet wurde, und „der Ort der Ableitung muss sich nicht in diesem Land befinden, um einen Ableiter von der Patentierung des Gegenstands auszuschließen“. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).
III. DERIVATION UNTERSCHIED VON DER PRIORITÄT DER ERFINDUNG
Obgleich sich sowohl die Ableitung als auch die Priorität der Erfindung auf die Erfinderschaft konzentrieren, befasst sich die Ableitung mit der Originalität (d.h., wer den Gegenstand erfunden hat), während sich die Priorität darauf konzentriert, welche Partei den Gegenstand zuerst erfunden hat. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).
IV. 35 U.S.C. 102(f) aus der Zeit vor dem AIA KANN ANGEWENDET WERDEN, WENN 35 U.S.C. 102(a) aus der Zeit vor dem AIA und 35 U.S.C. 102(e) aus der Zeit vor dem AIA KEINE STATUTARISCHEN ZURÜCKWEISUNGSGRÜNDE SIND
35 U.S.C. aus der Zeit vor dem AIA 102(f) erfordert keine Untersuchung des relativen Datums eines Verweises und der Anmeldung und kann daher anwendbar sein, wenn die Unterabschnitte (a) und (e) vor dem AIA nicht für Verweise mit einem effektiven Datum nach dem effektiven Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung verfügbar sind. Bei einer Bezugnahme mit einem späteren Datum als dem effektiven Anmeldetag der Anmeldung kann jedoch ein gewisser Beweis dafür vorliegen, dass der Gegenstand der Bezugnahme vom Erfinder oder mindestens einem Miterfinder abgeleitet wurde, wenn man die relativen Daten berücksichtigt. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Die relativen Daten der Ereignisse sind bei der Bestimmung der Ableitung wichtig; eine Veröffentlichung, die mehr als ein Jahr nach dem Anmeldetag des Anmelders datiert ist und lediglich andere Personen als den Erfinder als literarische Mitverfasser aufführt, ist nicht der starke Beweis, der erforderlich ist, um eine Erklärung des Erfinders zu widerlegen, dass er der einzige Erfinder ist).