2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) impedisce il rilascio di un brevetto se il richiedente non ha inventato l’oggetto rivendicato e cercato di essere brevettato. Quindi, prima dell’AIA, il 35 U.S.C. 102(f) richiede che l’inventore o gli inventori corretti di un’invenzione rivendicata siano nominati nella domanda di brevetto (e in ogni brevetto successivamente rilasciato). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Vedi anche 35 U.S.C. 101, che richiede che chi inventa o scopre è la parte che può ottenere un brevetto per quella particolare invenzione o scoperta.

L’esaminatore deve presumere che i richiedenti siano i veri inventori a meno che non ci siano prove documentali che un altro abbia fatto l’invenzione e che il richiedente abbia derivato l’invenzione dal vero inventore. Nella rara situazione in cui è chiaro che la domanda non nomina il corretto inventore e non c’è stata alcuna richiesta di correggere l’inventario secondo 37 CFR 1.48, l’esaminatore dovrebbe rifiutare le rivendicazioni secondo il 35 U.S.C. 102(f) pre-AIA. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(un affidavit del richiedente ha chiarito che non ha inventato lui stesso esclusivamente la materia che si voleva brevettare perché ha stabilito che un’altra persona era un inventore congiunto dell’invenzione rivendicata).

Se si può dimostrare che un inventore o almeno un co-inventore ha “derivato” un’invenzione da un altro, un rifiuto secondo il 35 U.S.C. 102(f) pre-AIA è corretto. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“la maggior parte, se non tutte, le determinazioni sotto la sezione 102(f) coinvolgono la questione se una parte ha derivato un’invenzione da un’altra”).

Mentre la derivazione impedirà il rilascio di un brevetto al derivato, una divulgazione da parte del derivato, in assenza di un divieto ai sensi del 35 U.S.C. 102(b) pre-AIA, non impedirà il rilascio di un brevetto alla parte da cui la materia è derivata. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (“il riferimento all’arte precedente che non è un divieto di legge può essere superato con due metodi generalmente riconosciuti”: un affidavit secondo 37 CFR 1.131, o un affidavit di attribuzione secondo 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (se un inventore o almeno un co-inventore “… ha inventato la materia su cui si è basata la relativa divulgazione nel brevetto, allora il brevetto non può essere usato come riferimento contro di lui nonostante il silenzio del brevetto per quanto riguarda la fonte di tale materia da parte del titolare del brevetto”). Vedi MPEP §§ 715.01 e seguenti e 716.10

Se esiste un articolo pubblicato che identifica la paternità (MPEP § 715.01(c)) o un brevetto che identifica l’inventore (MPEP § 715.01(a)) che rivela l’oggetto rivendicato in una domanda in corso di esame, la designazione della paternità o dell’inventore non solleva una presunzione di inventore rispetto all’oggetto divulgato nell’articolo o rispetto all’oggetto divulgato ma non rivendicato nel brevetto in modo da giustificare un rigetto ai sensi del 35 U.S.C. 102(f) pre-AIA. Tuttavia, spetta al richiedente della domanda, in risposta a una richiesta riguardante l’inventario appropriato ai sensi della sottosezione (f) pre-AIA, o per confutare un rifiuto ai sensi del 35 U.S.C. 102(a) o (e) pre-AIA, fornire una dimostrazione soddisfacente mediante affidavit ai sensi del 37 CFR 1.132 che l’inventario della domanda è corretto in quanto il riferimento rivela materia inventata dall’inventore o da almeno un co-inventore piuttosto che derivata dall’autore o dall’entità inventiva nonostante la paternità dell’articolo o l’inventario del brevetto, rispettivamente. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (l’indagine è appropriata per chiarire qualsiasi ambiguità creata da un articolo riguardante l’inventore, e spetta poi al richiedente fornire “una dimostrazione soddisfacente che porti a una ragionevole conclusione che è l’…inventore” della materia rivelata nell’articolo e rivendicata nella domanda).

Inoltre, la materia che si qualifica come prior art solo sotto pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) può anche essere la base per un rifiuto ex parte sotto pre-AIA 35 U.S.C. 103 . Tuttavia, pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) afferma che la sottosezione (f) del pre-AIA 35 U.S.C. 102 non preclude la brevettabilità quando il materiale sviluppato da un’altra persona, che altrimenti si qualificherebbe sotto pre-AIA 35 U.S.C. 102(f), e l’invenzione rivendicata di una domanda in esame erano di proprietà della stessa persona, soggetti a un obbligo di cessione alla stessa persona, o coinvolti in un accordo di ricerca comune, che soddisfa i requisiti di pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) e (c)(3), al momento dell’invenzione. Vedere MPEP § 2146.

I. LA DERIVAZIONE RICHIEDE LA CONCEZIONE COMPLETA DA PARTE DI UN ALTRO E LA COMUNICAZIONE AL DERIVATORE PRESUNTO

“Il semplice fatto che una rivendicazione reciti l’uso di vari componenti, ognuno dei quali può essere argomentativamente assunto come vecchio, non fornisce una base adeguata per un rifiuto sotto il 35 U.S.C. 102(f) pre-AIA”. Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). La derivazione richiede una concezione completa da parte di un altro e la comunicazione di tale concezione con qualsiasi mezzo alla parte accusata di derivazione prima di qualsiasi data in cui si possa dimostrare che l’accusato di derivazione possedeva la conoscenza dell’invenzione. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Vedi anche Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). “La comunicazione di una concezione completa deve essere sufficiente per consentire a una persona di ordinaria abilità nell’arte di costruire e far funzionare con successo l’invenzione”. Hedgewick, 497 F.2d a 908, 182 USPQ a 169. Vedi anche Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (La questione nel provare la derivazione è “se la comunicazione ha permesso ad una persona di ordinaria abilità nell’arte di realizzare l’invenzione brevettata”).

II. LA PARTE CHE DICHIARA LA DERIVAZIONE NON DEVE PROVARE UN’EFFETTIVA RIDUZIONE ALLA PRATICA, LA DERIVAZIONE DELLA CONOSCENZA PUBBLICA O LA DERIVAZIONE IN QUESTO PAESE

La parte che dichiara la derivazione “non deve dimostrare un’effettiva riduzione alla pratica per dimostrare la derivazione”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Inoltre, l’applicazione della sottosezione (f) non è limitata alla conoscenza pubblica derivata da un altro, e “il luogo di derivazione non deve necessariamente trovarsi in questo paese per impedire a un derivato di brevettare la materia”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. DERIVAZIONE DISTINTA DALLA PRIORITÀ DELL’INVENZIONE

Anche se la derivazione e la priorità dell’invenzione si concentrano entrambe sulla qualità dell’inventore, la derivazione riguarda l’originalità (cioè, chi ha inventato la materia), mentre la priorità si concentra su quale parte ha inventato per prima la materia. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) PUÒ APPLICARSI QUANDO PRE-AIA 35 U.S.C. 102(a) E PRE-AIA 35 U.S.C. 102(e) NON SONO DISPONIBILI MOTIVI STATUTARI PER IL RIFIUTO

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) non richiede un’indagine sulle date relative di un riferimento e della domanda, e quindi può essere applicabile quando le sottosezioni (a) ed (e) pre-AIA non sono disponibili per riferimenti con una data effettiva successiva alla data effettiva di deposito della domanda in esame. Tuttavia, per un riferimento che ha una data successiva alla data di deposito effettiva della domanda possono esistere alcune prove che l’oggetto del riferimento è derivato dall’inventore o da almeno un co-inventore in considerazione delle date relative. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Le date relative degli eventi sono importanti nel determinare la derivazione; una pubblicazione datata più di un anno dopo la data di deposito del richiedente che elenca semplicemente come coautori letterari individui diversi dall’inventore non è la prova forte necessaria per confutare una dichiarazione dell’inventore che egli è l’unico inventore).