Una domanda di brevetto di continuazione è una domanda di brevetto che continua l’esame della domanda. Permette a voi (il richiedente) di continuare a discutere con l’USPTO per un ambito più ampio (o diverso) di protezione del brevetto mentre la domanda di brevetto originale viene rilasciata. La domanda originale è spesso chiamata genitore e le domande successive sono chiamate figli. Le rivendicazioni in una domanda di brevetto di continuazione hanno la data di priorità della domanda di brevetto madre. È importante notare che qualsiasi continuazione deve essere depositata prima del rilascio o dell’abbandono della domanda madre.
Il deposito di una continuazione è un modo per prendere una singola domanda di brevetto e trasformarla in due o più brevetti. Ci sono alcune ragioni per cui si può desiderare di depositare una continuazione, ognuna delle quali riguarda l’aumento della forza del portafoglio brevetti. Una ragione per non depositare una continuazione è quella di evitare spese aggiuntive, ma evitare spese aggiuntive può essere una buona ragione per non procedere.
Ragioni per depositare una domanda di brevetto di continuazione
Una prima ragione per depositare una continuazione è quella di aumentare la portata della protezione del brevetto. Avere un singolo brevetto che rivendica un’invenzione da una singola prospettiva è prezioso, ma l’invenzione sottostante può essere protetta ancora meglio avendo più brevetti che rivendicano l’invenzione da più prospettive. Un “design around” di una serie di rivendicazioni in un primo brevetto potrebbe non essere un design around delle rivendicazioni nel secondo brevetto. O progettare intorno a una prima e una seconda serie di rivendicazioni potrebbe non aggirare una terza serie. Naturalmente, teoricamente non c’è limite al numero di domande di continuazione (e di brevetti risultanti) che possono derivare da un singolo deposito di brevetto originale, ma c’è qualche limite pratico, dato che non si vuole spendere tutto il proprio budget per perseguire una famiglia infinita di brevetti.
Una seconda ragione per depositare una continuazione è quella di mantenere ambigua la portata esterna delle rivendicazioni. Quando una domanda di brevetto è in sospeso, la portata delle rivendicazioni che verranno rilasciate è indeterminata. Questa ambiguità impedisce ai concorrenti di sapere con certezza come evitare di violare le rivendicazioni che verranno rilasciate quando il brevetto verrà concesso. Tuttavia, una volta che un brevetto è stato rilasciato, le rivendicazioni definiscono chiaramente i confini del brevetto. Un esperto avvocato specializzato in brevetti può quindi assistere il suo cliente nel progettare intorno alle rivendicazioni per evitare la violazione. Se una continuazione è in corso, non c’è una linea chiara di rivendicazione per la quale progettare intorno. Questo ritarda i concorrenti dal poter progettare in modo affidabile intorno al brevetto.
Una terza ragione per depositare una prosecuzione è quella di mettere il portafoglio brevetti in una condizione più attraente per la concessione di licenze o la vendita. Un potenziale licenziatario o acquirente sarà spesso più interessato a una famiglia di brevetti che include almeno un brevetto rilasciato e almeno una prosecuzione in corso. Il brevetto rilasciato dimostra che l’invenzione sottostante è brevettabile. La continuazione in sospeso permette al licenziatario o all’acquirente di portare le rivendicazioni del brevetto nella direzione in cui il licenziatario o l’acquirente vuole andare. Questo è un buon punto nella monetizzazione dei brevetti.
Costi per il deposito di una domanda di brevetto di continuazione
Come detto sopra, la ragione per non depositare una continuazione è il costo. Generalmente ci facciamo pagare circa 4-5k per depositare la continuazione e poi di solito si incorre in circa 5-15k nell’esame della domanda. Quindi il costo totale della continuazione è di circa 10-20k (rispetto ai 20k-30k tipici per la domanda madre). Abbiamo clienti che prendono un singolo brevetto e poi perseguono diverse prosecuzioni nel tempo. Come potete vedere, questa strategia può essere preziosa per le ragioni descritte sopra, ma può essere anche costosa.