Pre-AIA 35 U.S.C. 102 Voorwaarden voor octrooieerbaarheid; nieuwheid en verlies van het recht op octrooi.
Een persoon heeft recht op een octrooi, tenzij –
*****
- (f) hij het onderwerp waarop octrooi wordt aangevraagd, niet zelf heeft uitgevonden.
*****
Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) verhindert de afgifte van een octrooi wanneer een aanvrager het onderwerp waarop aanspraak wordt gemaakt en waarvoor octrooi wordt aangevraagd, niet zelf heeft uitgevonden. Derhalve vereist 35 U.S.C. 102(f) van vóór de AIA dat de juiste uitvinder(s) van een geclaimde uitvinding in de octrooiaanvraag (en elk later verleend octrooi) wordt (worden) genoemd. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Zie ook 35 U.S.C. 101, dat voorschrijft dat degene die uitvindt of ontdekt, degene is die een octrooi voor de bepaalde uitvinding of ontdekking kan verkrijgen.
De onderzoeker moet aannemen dat de aanvragers de juiste uitvinders zijn, tenzij er bewijsstukken zijn waaruit blijkt dat een ander de uitvinding heeft gedaan en dat de aanvrager de uitvinding heeft afgeleid van de ware uitvinder. In de zeldzame situatie waarin het duidelijk is dat de aanvraag niet het juiste uitvindersschap vermeldt en er geen verzoek is ingediend om het uitvindersschap te corrigeren overeenkomstig 37 CFR 1.48, moet de onderzoeker de conclusies afwijzen op grond van pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(een beëdigde verklaring van aanvrager maakte duidelijk dat hij niet zelf alleen het onderwerp uitvond waarop octrooi werd aangevraagd, omdat het vaststelde dat een andere persoon een gezamenlijke uitvinder van de geclaimde uitvinding was).
Wanneer kan worden aangetoond dat een uitvinder of ten minste één mede-uitvinder een uitvinding van een ander heeft “afgeleid”, is een afwijzing op grond van pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) op zijn plaats. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“de meeste, zo niet alle, vaststellingen onder sectie 102(f) hebben betrekking op de vraag of een partij een uitvinding van een andere heeft afgeleid”).
Hoewel ontlening de afgifte van een octrooi aan de ontlener verhindert, verhindert een openbaarmaking door de ontlener, bij gebreke van een verhindering op grond van pre-AIA 35 U.S.C. 102(b), niet de afgifte van een octrooi aan de partij waarvan het onderwerp was afgeleid. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (“prior art reference that is not a statutory bar may be overcome by two generally recognised methods”: an affidavit under 37 CFR 1.131, or an attribution affidavit under 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (indien een uitvinder of ten minste één mede-uitvinder “… het onderwerp heeft uitgevonden waarop de relevante openbaarmaking in het octrooi is gebaseerd, dan kan het octrooi niet als een verwijzing tegen hem worden gebruikt, niettegenstaande het stilzwijgen van het octrooi met betrekking tot de bron van dat onderwerp voor de octrooihouder.”). Zie MPEP §§ 715.01et seq. en 716.10
Wanneer er een gepubliceerd artikel is dat het auteurschap identificeert (MPEP § 715.01(c)) of een octrooi dat het uitvinderschap identificeert (MPEP § 715.01(a)) waarin een onderwerp wordt onthuld waarop aanspraak wordt gemaakt in een aanvraag die in behandeling is, leidt de aanduiding van het auteurschap of het uitvinderschap niet tot een vermoeden van het uitvinderschap met betrekking tot het onderwerp dat in het artikel wordt onthuld of met betrekking tot het onderwerp dat wordt onthuld maar niet in het octrooi wordt geclaimd, zodat een afwijzing op grond van pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) gerechtvaardigd is. Het is echter aan de aanvrager van de aanvraag om, in antwoord op een vraag betreffende het juiste uitvindersschap overeenkomstig pre-AIA onderdeel f), of om een afwijzing overeenkomstig pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) of e) te weerleggen, door middel van een beëdigde verklaring overeenkomstig 37 CFR 1.(c) een bevredigend bewijs te leveren dat het uitvindersschap van het artikel overeenstemt met dat van de aanvrager van het octrooi.132 dat het uitvindersschap van de aanvrage correct is, in die zin dat de referentie een onderwerp onthult dat door de uitvinder of ten minste één mede-uitvinder is uitgevonden en niet afkomstig is van de auteur of de uitvindersafdeling, ongeacht het auteurschap van het artikel, respectievelijk het uitvindersschap van het octrooi. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (onderzoek is aangewezen om elke dubbelzinnigheid op te helderen die door een artikel met betrekking tot het uitvindersschap wordt gecreëerd, en het is dan de taak van de aanvrager om “een bevredigend bewijs te leveren dat zou leiden tot een redelijke conclusie dat de … uitvinder” is van het onderwerp dat in het artikel wordt onthuld en in de aanvraag wordt geclaimd).
Bovendien kan onderwerp dat alleen als stand van de techniek kan worden aangemerkt onder pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) ook de basis zijn voor een ex parte afwijzing onder pre-AIA 35 U.S.C. 103 . Pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) bepaalt echter dat subparagraaf (f) van pre-AIA 35 U.S.C. 102 niet aan octrooieerbaarheid in de weg staat wanneer door een ander ontwikkeld materiaal, dat anders onder pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) in aanmerking zou komen, en het geclaimde materiaal niet in aanmerking zou komen voor octrooieerbaarheid onder subparagraaf (f) van pre-AIA 35 U.S.C. 102(f). 102(f), en de geclaimde uitvinding van een aanvraag die in onderzoek is, eigendom waren van dezelfde persoon, onderworpen waren aan een verplichting van overdracht aan dezelfde persoon, of betrokken waren bij een overeenkomst voor gemeenschappelijk onderzoek, die voldoet aan de vereisten van pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) en (c)(3), op het moment dat de uitvinding werd gedaan. Zie MPEP § 2146.
I. DERIVATIE VEREIST VOLLEDIGE CONCEPTIE DOOR EEN ANDER EN COMMUNICATIE AAN DE GELOOFDE DERIVER
“Het loutere feit dat een conclusie het gebruik van verschillende bestanddelen reciteert, waarvan argumentatief kan worden aangenomen dat elk oud is, biedt geen juiste grondslag voor een afwijzing op grond van pre-AIA 35 U.S.C. 102(f).” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Afleiding vereist volledige conceptie door een ander en mededeling van die conceptie op enigerlei wijze aan degene aan wie de afleiding ten laste wordt gelegd, voorafgaand aan een datum waarop kan worden aangetoond dat degene aan wie de afleiding ten laste wordt gelegd, kennis van de uitvinding bezat. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).
Zie ook Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). “De mededeling van een volledige conceptie moet voldoende zijn om iemand met gewone bekwaamheid in de kunst in staat te stellen de uitvinding te construeren en met succes toe te passen.” Hedgewick, 497 F.2d at 908, 182 USPQ at 169. Zie ook Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (De kwestie bij het bewijzen van afleiding is “of de mededeling een normaal vakman in staat stelde de geoctrooieerde uitvinding te doen.”).
II. DE PARTIJ DIE AFLEIDING AANSPREEKT MOET NIET EEN ACTUELE OMVORMING TOT UITVINDING IN DE PRAKTIJK, AFLEVERING VAN OPENBARE KENNIS, OF AFLEVERING IN DIT LAND BEWIJZEN
De partij die afleiding aanvoert “behoeft geen daadwerkelijke omzetting in de praktijk te bewijzen om afleiding aan te tonen.” Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Bovendien is de toepassing van subsectie (f) niet beperkt tot publieke kennis afgeleid van een ander, en “de plaats van afleiding hoeft niet in dit land te zijn om een afgeleide te verbieden het onderwerp te octrooieren.” Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).
III. AFLEIDING AFGEWEZEN VAN VOORrang VAN UITVINDING
Hoewel afleiding en voorrang van uitvinding beide gericht zijn op het uitvindersschap, heeft afleiding betrekking op originaliteit (d.w.z., wie heeft het onderwerp uitgevonden), terwijl voorrang zich richt op welke partij het onderwerp als eerste heeft uitgevonden. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).
IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) MAY APPLY WHERE Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) AND Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) ARE NOTAILABLE STATUTORY GROUNDS FOR REJECTION
Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) vereist geen onderzoek naar de relatieve data van een referentie en de aanvraag, en kan dus van toepassing zijn wanneer de subsecties (a) en (e) van de pre-AIA niet beschikbaar zijn voor referenties met een effectieve datum na de effectieve datum van indiening van de aanvraag die wordt onderzocht. Voor een kenmerk dat een latere datum heeft dan de datum van effectieve indiening van de aanvrage, kan er echter enig bewijs zijn dat het onderwerp van het kenmerk is ontleend aan de uitvinder of aan ten minste één mede-uitvinder, gelet op de relatieve data. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (De relatieve data van de gebeurtenissen zijn belangrijk bij het bepalen van de afleiding; een publicatie die meer dan een jaar na de indieningsdatum van de aanvrager is gedateerd en enkel andere personen dan de uitvinder als literaire coauteurs vermeldt, is niet het sterke bewijs dat nodig is om een verklaring van de uitvinder dat hij de enige uitvinder is, te weerleggen).