Een octrooiaanvrage voor een vervolg is een octrooiaanvrage die het onderzoek van de aanvrage voortzet. Het stelt u (de aanvrager) in staat om bij het USPTO te blijven pleiten voor een bredere (of andere) reikwijdte van octrooibescherming terwijl de oorspronkelijke octrooiaanvrage loopt. De oorspronkelijke aanvrage wordt vaak de ouder genoemd en de opeenvolgende aanvragen worden kinderen genoemd. De conclusies in een octrooiaanvrage voor een voortzetting hebben de prioriteitsdatum van de octrooiaanvrage voor de moeder. Belangrijk is dat een voortzetting moet worden ingediend vóór de afgifte of stopzetting van de moederaanvraag.
Het indienen van een voortzetting is een manier om een enkele octrooiaanvraag om te zetten in twee of meer octrooien. Er zijn een paar redenen waarom u een voortzetting zou willen indienen, die elk betrekking hebben op het vergroten van de sterkte van de octrooiportefeuille. Een reden om geen voortzetting in te dienen is het vermijden van extra kosten, maar het vermijden van extra kosten kan een goede reden zijn om niet verder te gaan.
Reasons to File a Continuation Patent Application
Een eerste reden om een voortzetting in te dienen is het vergroten van de beschermingsomvang van het octrooi. Het hebben van één octrooi dat een uitvinding vanuit één perspectief claimt, is waardevol, maar de onderliggende uitvinding kan nog beter worden beschermd door meerdere octrooien te hebben die de uitvinding vanuit meerdere perspectieven claimen. Een “design around” van één reeks conclusies in een eerste octrooi is misschien geen “design around” van de conclusies in het tweede octrooi. Of als men een eerste en een tweede reeks conclusies omzeilt, kan het zijn dat men een derde reeks conclusies niet omzeilt. Natuurlijk is er theoretisch geen limiet aan het aantal voortzettingsaanvragen (en resulterende octrooien) dat kan voortkomen uit een enkele oorspronkelijke octrooiaanvraag, maar er is wel een praktische limiet aangezien u niet uw hele budget wilt besteden aan het nastreven van een eindeloze octrooifamilie.
Een tweede reden om een voortzetting in te dienen is om de buitenste reikwijdte van de conclusies ambigu te houden. Wanneer een octrooiaanvraag in behandeling is, is de reikwijdte van de conclusies die zullen worden toegewezen onbepaald. Die dubbelzinnigheid verhindert concurrenten precies te weten hoe zij kunnen vermijden inbreuk te maken op de conclusies die zullen worden verleend wanneer het octrooi wordt toegestaan. Zodra een octrooi echter is verleend, geven de conclusies duidelijke grenzen van het octrooi aan. Een ervaren octrooigemachtigde kan zijn of haar cliënt dan bijstaan bij het ontwerpen rond de conclusies om inbreuk te vermijden. Indien een voortzetting aanhangig is, is er geen duidelijke conclusieomvang waar omheen ontworpen kan worden. Dit vertraagt concurrenten die op betrouwbare wijze om het octrooi heen kunnen ontwerpen.
Een derde reden om een voortzetting in te dienen is om de octrooiportefeuille in een aantrekkelijker staat te brengen voor licentieverlening of verkoop. Een potentiële licentiehouder of koper zal vaak meer geïnteresseerd zijn in een octrooifamilie die ten minste één verleend octrooi en ten minste één aanhangige voortzetting omvat. Het verleende octrooi toont aan dat de onderliggende uitvinding octrooieerbaar is. De lopende voortzetting stelt de licentiehouder of koper in staat om de octrooiconclusies de richting op te sturen die de licentiehouder of koper wil gaan. Dit is een “sweet spot” in het te gelde maken van octrooien.
Kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag voor een voortzetting
Zoals hierboven vermeld, is de reden om geen voortzetting in te dienen de kostprijs. Wij rekenen over het algemeen ongeveer 4-5k om de voortzetting in te dienen en dan bent u meestal ongeveer 5-15k kwijt aan het onderzoek van de aanvraag. Dat brengt de totale kosten van de voortzetting op ongeveer 10-20.000 euro (vergeleken met de typische 20-30.000 euro voor de moederaanvraag). Wij hebben cliënten die een enkel octrooi nemen en dan in de loop van de tijd verschillende voortzettingen nastreven. Zoals u ziet, kan deze strategie waardevol zijn om de hierboven beschreven redenen, maar kan ze ook duur zijn.