2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) proíbe a emissão de uma patente onde o requerente não inventou o assunto que foi reivindicado e procurou ser patenteado. Assim, antes do AIA 35 U.S.C. 102(f) exige que o inventor ou inventores corretos de uma invenção reivindicada sejam nomeados no pedido de patente (e em qualquer patente emitida posteriormente). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Ver também 35 U.S.C. 101, que exige que quem inventa ou descobre é a parte que pode obter uma patente para a invenção ou descoberta em particular.

O examinador deve presumir que os requerentes são os inventores adequados, a menos que haja evidência de registro de que outro fez a invenção e que o requerente derivou a invenção do verdadeiro inventor. Na situação incomum em que é claro que o pedido não nomeia o inventor correto e não houve nenhum pedido para corrigir a inventariação sob 37 CFR 1,48, o examinador deve rejeitar as reivindicações sob pré-AIA 35 U.S.C. 102(f). No re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(uma declaração juramentada do requerente deixou claro que ele próprio não inventou apenas o assunto procurado para ser patenteado porque estabeleceu que outra pessoa era um inventor conjunto da invenção reivindicada).

Onde pode ser demonstrado que um inventor ou pelo menos um inventor comum “derivou” uma invenção de outro, uma rejeição sob o pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) é apropriada. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“a maioria, se não todas, determinações sob a seção 102(f) envolvem a questão de se uma parte derivou uma invenção de outra”).

Embora a derivação barre a emissão de uma patente ao deriver, uma divulgação pelo deriver, na ausência de uma barra sob pré-AIA 35 U.S.C. 102(b), não barrará a emissão de uma patente à parte da qual o assunto foi derivado. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (” a referência ao estado da técnica que não é uma barra legal pode ser superada por dois métodos geralmente reconhecidos”: uma declaração juramentada sob o 37 CFR 1.131, ou uma declaração juramentada de atribuição sob o 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (se um inventor ou pelo menos um inventor comum “… inventou o assunto sobre o qual a divulgação relevante na patente foi baseada, então a patente não pode ser usada como referência contra ele, não obstante o silêncio da patente quanto à fonte do titular da patente desse assunto”). Ver MPEP §§ 715.01et seq. e 716.10

Onde há um artigo publicado identificando a autoria (MPEP § 715.01(c)) ou uma patente identificando a inventariação (MPEP § 715.01(a)) que revele o objeto reivindicado em um pedido em exame, a designação de autoria ou inventariação não levanta uma presunção de inventariação com relação ao objeto revelado no artigo ou com relação ao objeto revelado mas não reivindicado na patente, de modo a justificar uma rejeição sob pré-AIA 35 U.S.C. 102(f). Entretanto, cabe ao requerente do pedido, em resposta a uma investigação sobre a inventariação apropriada sob a subseção (f) do pré-AIA, ou refutar uma rejeição sob o pré-AIA 35 U.S.C. 102(a) ou (e), fornecer uma demonstração satisfatória por meio de uma declaração juramentada sob o 37 CFR 1.132 que a inventariação do pedido é correta, na medida em que a referência revela o assunto inventado pelo inventor ou pelo menos um inventor conjunto, em vez de derivar do autor ou entidade inventiva, não obstante a autoria do artigo ou a inventariação da patente, respectivamente. No re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (a investigação é apropriada para esclarecer qualquer ambiguidade criada por um artigo relativo à inventariação, e cabe então ao requerente fornecer “uma demonstração satisfatória que conduza a uma conclusão razoável que seja o…inventor” do assunto divulgado no artigo e reivindicado no pedido).

Além disso, a matéria sujeita que se qualifica como prior art apenas sob pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) também pode ser a base para uma rejeição ex parte sob pré-AIA 35 U.S.C. 103 . No entanto, o pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) declara que a subseção (f) do pre-AIA 35 U.S.C. 102 não impedirá a patenteabilidade quando o assunto desenvolvido por outra pessoa, que de outra forma se qualificaria sob o pre-AIA 35 U.S.C. 102(f), e a invenção reivindicada de um pedido em exame fossem propriedade da mesma pessoa, sujeita a uma obrigação de cessão à mesma pessoa, ou envolvida em um acordo de pesquisa conjunta, que atenda aos requisitos do pré-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) e (c)(3), no momento em que a invenção foi feita. Ver MPEP § 2146.

I. REQUISITOS DE DERIVAÇÃO COMPLETOS POR OUTRO E COMUNICAÇÃO AO DERIVADO ALEGADO

“O simples fato de uma reivindicação recitar o uso de vários componentes, cada um dos quais pode ser argumentativamente assumido como antigo, não fornece uma base adequada para uma rejeição sob pré-AIA 35 U.S.C. 102(f)”. Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). A derivação requer a concepção completa por outro e a comunicação dessa concepção por qualquer meio à parte encarregada da derivação antes de qualquer data em que se possa demonstrar que a encarregada da derivação possuía conhecimento da invenção. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Ver também Preço v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). “A comunicação de uma concepção completa deve ser suficiente para permitir uma das habilidades comuns na arte de construir e operar com sucesso a invenção”. Hedgewick, 497 F.2d a 908, 182 USPQ a 169. Veja também Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (A questão para provar a derivação é “se a comunicação permitiu uma das habilidades comuns na arte de fazer a invenção patenteada”).

II. A DERIVAÇÃO PARTICIPAL NÃO TEM DE PROVAR UMA REDUÇÃO ATUAL DA PRÁTICA, DERIVAÇÃO DO CONHECIMENTO PÚBLICO, OU DERIVAÇÃO NESTE PAÍS

A parte alegando derivação “não precisa provar uma redução real para praticar a fim de mostrar a derivação”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Além disso, a aplicação da subseção (f) não se limita ao conhecimento público derivado de outro, e “o local de derivação não precisa estar neste país para barrar um deriver de patentear o assunto”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. DERIVAÇÃO DISTINGUADA DA PRIORIDADE DA INVENÇÃO

Embora a derivação e a prioridade da invenção se concentrem ambas na inventividade, a derivação aborda a originalidade (ou seja, quem inventou o assunto), enquanto a prioridade se concentra em qual parte inventou o assunto pela primeira vez. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) PODE APLICAR ONDE O Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) E o Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) NÃO SÃO JUSTIFICADOS ESTATUTÁRIOS DISPONÍVEIS PARA REJEITOS

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) não requer um inquérito sobre as datas relativas de uma referência e do pedido e, portanto, pode ser aplicável quando as subseções (a) e (e) do pré-AIA não estão disponíveis para referências com data efetiva posterior à data efetiva de depósito do pedido que está sendo examinado. Contudo, para uma referência com uma data posterior à data de apresentação efectiva do pedido podem existir algumas provas de que o objecto da referência foi derivado do inventor ou pelo menos de um inventor conjunto, tendo em conta as datas relativas. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (As datas relativas dos eventos são importantes para determinar a derivação; uma publicação datada de mais de um ano após a data de arquivamento do requerente que apenas lista como co-autores literários indivíduos que não o inventor não é a forte evidência necessária para refutar uma declaração do inventor de que ele é o único inventor).