2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) prohíbe la expedición de una patente cuando un solicitante no ha inventado la materia que se reivindica y se pretende patentar. Por lo tanto, antes de la Ley 35 U.S.C. 102(f) se exige que el inventor o inventores correctos de una invención reivindicada sean nombrados en la solicitud de patente (y en cualquier patente emitida posteriormente). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Véase también 35 U.S.C. 101, que exige que quien inventa o descubre es la parte que puede obtener una patente para la invención o el descubrimiento concreto.

El examinador debe presumir que los solicitantes son los inventores apropiados a menos que haya pruebas registradas de que otro hizo la invención y que el solicitante derivó la invención del verdadero inventor. En la situación poco común en la que está claro que la solicitud no nombra al inventor correcto y no se ha solicitado la corrección de la titularidad de la invención en virtud del 37 CFR 1.48, el examinador debe rechazar las reivindicaciones en virtud del 35 U.S.C. 102(f) anterior a la Ley. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(una declaración jurada del solicitante dejaba claro que no había inventado él solo el objeto que se pretendía patentar porque establecía que otra persona era un inventor conjunto de la invención reivindicada).

Cuando puede demostrarse que un inventor o al menos un inventor conjunto «derivó» una invención de otro, es apropiado un rechazo en virtud del 35 U.S.C. 102(f) anterior a la Ley. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) («la mayoría, si no todas, las determinaciones bajo la sección 102(f) implican la cuestión de si una parte derivó una invención de otra»).

Si bien la derivación impedirá la expedición de una patente al derivado, una divulgación por parte del derivado, en ausencia de una prohibición en virtud de la 35 U.S.C. 102(b) anterior a la Ley de Propiedad Intelectual, no impedirá la expedición de una patente a la parte de la que se derivó la materia. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) («la referencia al estado de la técnica que no es un impedimento legal puede ser superada por dos métodos generalmente reconocidos»: una declaración jurada bajo 37 CFR 1.131, o una declaración jurada de atribución bajo 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (si un inventor o al menos un co-inventor «… inventó la materia sobre la que se basó la divulgación relevante en la patente, entonces la patente no puede ser utilizada como referencia contra él a pesar del silencio de la patente en cuanto a la fuente del titular de la misma»). Ver MPEP §§ 715.01et seq. y 716.10

Cuando existe un artículo publicado que identifica la autoría (MPEP § 715.01(c)) o una patente que identifica la autoría (MPEP § 715.01(a)) que revela la materia que se reivindica en una solicitud que está siendo examinada, la designación de la autoría o de la invención no hace presumir la invención con respecto a la materia divulgada en el artículo o con respecto a la materia divulgada pero no reivindicada en la patente como para justificar un rechazo en virtud del 35 U.S.C. 102(f) anterior a la Ley. Sin embargo, corresponde al solicitante de la solicitud, en respuesta a una consulta sobre la titularidad de la invención apropiada en virtud de la subsección (f) anterior a la Ley, o para refutar un rechazo en virtud de la 35 U.S.C. 102(a) o (e) anterior a la Ley, proporcionar una demostración satisfactoria por medio de una declaración jurada en virtud del 37 CFR 1.132 que la autoría de la solicitud es correcta en el sentido de que la referencia revela materia inventada por el inventor o al menos un co-inventor en lugar de derivada del autor o de la entidad inventiva, a pesar de la autoría del artículo o la autoría de la patente, respectivamente. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (la investigación es apropiada para aclarar cualquier ambigüedad creada por un artículo en relación con la autoría de la invención, y entonces corresponde al solicitante proporcionar «una demostración satisfactoria que lleve a una conclusión razonable de que es el… inventor» de la materia divulgada en el artículo y reivindicada en la solicitud).

Además, la materia que se califica como estado de la técnica únicamente en virtud de la ley 35 U.S.C. 102(f) anterior a la Ley, también puede ser la base de un rechazo ex parte en virtud de la ley 35 U.S.C. 103 anterior a la Ley. Sin embargo, el 35 U.S.C. 103(c) anterior a la Ley de Propiedad Intelectual establece que la subsección (f) del 35 U.S.C. 102 anterior a la Ley de Propiedad Intelectual no impedirá la patentabilidad cuando la materia desarrollada por otra persona, que de otro modo podría calificarse según el 35 U.S.C. anterior a la Ley de Propiedad Intelectual, se encuentre en el estado de la técnica. 102(f), y la invención reivindicada de una solicitud en examen fueran propiedad de la misma persona, estuvieran sujetas a una obligación de cesión a la misma persona, o estuvieran implicadas en un acuerdo de investigación conjunta, que cumpla los requisitos de pre-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) y (c)(3), en el momento en que se realizó la invención. Véase MPEP § 2146.

I. LA DERIVACIÓN REQUIERE UNA CONCEPCIÓN COMPLETA POR OTRO Y LA COMUNICACIÓN AL SUPUESTO DERIVADOR

«El mero hecho de que una reivindicación recite el uso de varios componentes, cada uno de los cuales puede asumirse argumentativamente como antiguo, no proporciona una base adecuada para un rechazo bajo pre-AIA 35 U.S.C. 102(f)». Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). La derivación requiere una concepción completa por parte de otro y la comunicación de esa concepción por cualquier medio a la parte acusada de la derivación antes de cualquier fecha en la que pueda demostrarse que el acusado de la derivación tenía conocimiento de la invención. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Véase también Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). «La comunicación de una concepción completa debe ser suficiente para permitir a una persona con conocimientos ordinarios en la materia construir y hacer funcionar con éxito la invención». Hedgewick, 497 F.2d en 908, 182 USPQ en 169. Véase también Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (La cuestión para probar la derivación es «si la comunicación permitió a un experto en la materia realizar la invención patentada»).

II. LA PARTE QUE ALEGA LA DERIVACIÓN NO TIENE QUE PROBAR UNA REDUCCIÓN REAL A LA PRÁCTICA, LA DERIVACIÓN DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO O LA DERIVACIÓN EN ESTE PAÍS

La parte que alega la derivación «no necesita probar una reducción real a la práctica para demostrar la derivación». Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Además, la aplicación de la subsección (f) no se limita al conocimiento público derivado de otro, y «no es necesario que el lugar de la derivación se encuentre en este país para impedir que un derivado patente la materia». Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. DERIVACIÓN DISTINGUIDA DE LA PRIORIDAD DE LA INVENCIÓN

Aunque la derivación y la prioridad de la invención se centran en la invención, la derivación aborda la originalidad (es decir, quién inventó la materia), mientras que la prioridad se centra en qué parte inventó primero la materia. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) PUEDE APLICARSE CUANDO Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) Y Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) NO SON FUNDAMENTOS ESTATUTARIOS DE RECHAZO

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) no requiere una investigación de las fechas relativas de una referencia y de la solicitud, y por lo tanto puede ser aplicable cuando las subsecciones (a) y (e) pre-AIA no están disponibles para las referencias que tienen una fecha efectiva posterior a la fecha de presentación efectiva de la solicitud que se está examinando. Sin embargo, en el caso de una referencia que tenga una fecha posterior a la fecha de presentación efectiva de la solicitud, puede existir alguna prueba de que la materia de la referencia se derivó del inventor o de al menos un inventor conjunto en vista de las fechas relativas. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Las fechas relativas de los hechos son importantes para determinar la derivación; una publicación fechada más de un año después de la fecha de presentación del solicitante que simplemente enumera como coautores literarios a personas distintas del inventor no es la prueba sólida necesaria para refutar una declaración del inventor de que es el único inventor).