2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) estää patentin myöntämisen, jos hakija ei ole itse keksinyt patentoitavaksi vaadittua ja patentoitavaksi haettua kohdetta. Siten ennen AIA:ta 35 U.S.C. 102(f) edellyttää, että patenttihakemuksessa (ja myöhemmin myönnetyssä patentissa) mainitaan väitetyn keksinnön oikea(t) keksijä(t). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Ks. myös 35 U.S.C. 101, jossa edellytetään, että se, joka keksii tai keksii, on se osapuoli, joka voi saada patentin kyseiselle keksinnölle tai keksinnölle.

Tutkijan on oletettava, että hakijat ovat oikeita keksijöitä, ellei ole olemassa todisteita siitä, että joku muu on tehnyt keksinnön ja että hakija on saanut keksinnön oikealta keksijältä. Harvinaisessa tilanteessa, jossa on selvää, että hakemuksessa ei mainita oikeaa keksijää eikä keksijyyden korjaamista ole pyydetty 37 CFR 1.48:n mukaisesti, tutkijan olisi hylättävä patenttivaatimukset AIA:ta edeltävän 35 U.S.C. 102(f):n mukaisesti. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018) (hakijan valaehtoinen lausunto teki selväksi, että hän ei ollut itse yksin keksinyt patentoitavaksi haettua kohdetta, koska se osoitti, että toinen henkilö oli väitetylle keksinnölle yhteiskeksijä).

Jos voidaan osoittaa, että keksijä tai ainakin yksi yhteinen keksijä ”johdatti” keksinnön toiselta, hylkääminen ennen AIA:ta annetun 35 U.S.C. 102(f):n nojalla on asianmukaista. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (”Useimmissa, ellei kaikissa, 102(f) pykälän nojalla tehtävissä määrityksissä on kyse siitä, onko yksi osapuoli johtanut keksinnön toisesta”).

Vaikka johdannaisuus estää patentin myöntämisen johdannaisosapuolelle, johdannaisosapuolen tekemä ilmoitus ei estä patentin myöntämistä sille osapuolelle, jolta kohde on johdettu, ellei sitä ole estetty ennen AIA:ta annetun 35 U.S.C. 102(b):n nojalla. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (”aiempaa tekniikkaa koskeva viittaus, joka ei ole lakisääteinen este, voidaan kumota kahdella yleisesti tunnustetulla menetelmällä”: 37 CFR 1.131:n mukaisella valaehtoisella todistuksella tai 37 CFR 1.132:n mukaisella omistusoikeutta koskevalla valaehtoisella todistuksella); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (jos keksijä tai ainakin yksi yhteinen keksijä ”… keksi sen aineiston, johon patentissa oleva asiaankuuluva ilmoitus perustui, patenttia ei voida käyttää viitteenä häntä vastaan huolimatta siitä, että patentissa ei mainita patentinhaltijan lähdettä kyseiselle aineistolle.”). Ks. MPEP §§ 715.01 ja sitä seuraavat ja 716.10

Jos on olemassa julkaistu artikkeli, joka yksilöi tekijyyden (MPEP § 715.01(c)), tai patentti, joka yksilöi keksijyyden (MPEP § 715.01(a)), joka paljastaa tutkinnan kohteena olevassa hakemuksessa vaadittavan kohteen, tekijyyden tai keksijyyden ilmoittaminen ei luo keksintöolettamaa artikkelissa paljastetun kohteen osalta tai patentissa paljastetun, mutta patentissa vaatimatta jääneen kohteen osalta siten, että se oikeuttaisi hylkäämiseen ennen AIA:ta annetun 35 U.S.C. 102(f):n nojalla. Hakemuksen hakijan tehtävänä on kuitenkin vastata ennen AIA:ta annetun 35 U.S.C. 102(a) tai (e) kohdan mukaiseen keksinnöllisyyttä koskevaan tiedusteluun tai kumota ennen AIA:ta annetun 35 U.S.C. 102(a) tai (e) kohdan mukainen hylkäävä päätös antamalla 37 CFR 1:n mukainen valaehtoinen lausunto, joka osoittaa asian tyydyttävästi.132 siitä, että hakemuksen keksijyys on oikea siinä mielessä, että viite paljastaa keksijän tai vähintään yhden kanssakeksijän keksimän kohteen sen sijaan, että se olisi peräisin keksijältä tai keksinnölliseltä yksiköltä, huolimatta artikkelin tekijyydestä tai patentin keksijyydestä. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (tiedustelu on aiheellinen selventämään artikkelin luomat epäselvyydet keksijyyden suhteen, ja sen jälkeen hakijan on esitettävä ”tyydyttävä osoitus, joka johtaa kohtuulliseen johtopäätökseen siitä, että hän on… keksijä” artikkelissa paljastetun ja hakemuksessa vaaditun aineiston osalta).

Lisäksi aineet, jotka voidaan katsoa aikaisemmaksi tekniikaksi ainoastaan AIA:ta edeltävän 35 U.S.C. 102(f):n nojalla, voivat myös olla perusteena ex parte -hylkäämiselle AIA:ta edeltävän 35 U.S.C. 103:n nojalla. AIA:ta edeltävässä 35 U.S.C.C. 103(c):ssä todetaan kuitenkin, että AIA:ta edeltävän 35 U.S.C. 102:n alajakson (f) kohta ei estä patentoitavuutta, jos toisen henkilön kehittämä aineisto, joka muutoin kelpaisi AIA:ta edeltävän 35 U.S.C. 102:n alajakson (f) nojalla patentoitavaksi. Katso MPEP § 2146.

I. DERIVAATIO VAATII TÄYDELLISEN KONSEPTION TOISEN KANSSA JA KOMMUNIKAATIOTA VAATIVALLE DERIVAATTORILLE

”Pelkästään se seikka, että patenttivaatimuksessa mainitaan useiden eri komponenttien käyttö, joista jokaisen voidaan argumentatiivisesti olettaa olevan vanha, ei tarjoa asianmukaista perustetta hylkäämiselle ennen AIA:ta voimassa olleen 35 U.S.C.:n 102(f):n nojalla.” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Johtaminen edellyttää toisen tekemää täydellistä keksintöä ja tämän keksinnön välittämistä millä tahansa tavalla osapuolelle, jota syytetään johtamisesta, ennen ajankohtaa, jolloin voidaan osoittaa, että se, jota syytetään johtamisesta, on ollut tietoinen keksinnöstä. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Ks. myös Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). ”Täydellisen konseptin ilmoittamisen on oltava riittävää, jotta tavanomaisen ammattitaidon omaava henkilö voi rakentaa keksinnön ja käyttää sitä menestyksekkäästi.” Hedgewick, 497 F.2d, 908, 182 USPQ, 169. Ks. myös Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Kysymys johdannaiskeksinnön todistamisessa on, ”onko tiedonanto mahdollistanut sen, että tavanomaisen ammattitaidon omaava henkilö voi tehdä patentoidun keksinnön”).

II. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Alakohdan (f) soveltaminen ei myöskään rajoitu julkiseen tietämykseen, joka on johdettu toiselta, ja ”johdannaispaikan ei tarvitse sijaita tässä maassa, jotta johdannaismies ei voisi patentoida kohdetta”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981). III. JOHTAMINEN JA KEKSINNÖN PRIORITEETTI

Vaikka sekä johdannais- että keksinnönprioriteetti keskittyvät keksinnöllisyyteen, johdannais- ja keksinnönprioriteettiprosessissa on kyse omaperäisyydestä (eli siitä, kuka on keksinyt kohteen), kun taas prioriteettiprosessissa keskitytään siihen, kumpi osapuoli on ensimmäisenä keksinyt kohteen. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) VOI SOVELLETTAA, KUN Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) JA Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) EIVÄT OLE SAATAVILLA LAINSÄÄDÄNNÖLLISESTI HYLKÄÄMISEN PERUSTEITA

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e). 102(f) ei edellytä viitteen ja hakemuksen suhteellisten päivämäärien tutkimista, ja siksi sitä voidaan soveltaa silloin, kun AIA:ta edeltävät (a) ja (e) alakohdat eivät ole käytettävissä sellaisten viitteiden osalta, joiden voimaantulopäivä on myöhempi kuin tutkittavan hakemuksen tosiasiallinen jättöpäivä. Viittauksen osalta, jonka päiväys on myöhäisempi kuin hakemuksen tosiasiallinen jättöpäivä, voi kuitenkin olla olemassa jonkinlaista näyttöä siitä, että viittauksen kohde on peräisin keksijältä tai ainakin yhdeltä yhteiseksi keksijäksi nimetyltä keksijältä, kun otetaan huomioon suhteelliset päivämäärät. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Tapahtumien suhteelliset päivämäärät ovat tärkeitä määritettäessä johdannaisvaikutusta; julkaisu, joka on päivätty yli vuosi hakijan jättöpäivän jälkeen ja jossa ainoastaan luetellaan kirjallisina kirjoittajina muita henkilöitä kuin keksijä, ei ole vahva todiste, jota tarvitaan kumoamaan keksijän ilmoitus siitä, että hän on ainoa keksijä).