2137 Pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) interdit la délivrance d’un brevet lorsque le demandeur n’a pas inventé l’objet revendiqué et recherché. Ainsi, avant l’adoption de l’AIA, l’article 35 U.S.C. 102(f) exige que le ou les inventeurs exacts d’une invention revendiquée soient nommés dans la demande de brevet (et dans tout brevet délivré par la suite). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018) ; Pannu v. Iolab Corp, 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Voir également 35 U.S.C. 101, qui exige que celui qui invente ou découvre est la partie qui peut obtenir un brevet pour l’invention ou la découverte particulière.

L’examinateur doit présumer que les demandeurs sont les véritables inventeurs, à moins qu’il n’existe des preuves dans le dossier qu’un autre a fait l’invention et que le demandeur a dérivé l’invention du véritable inventeur. Dans la situation peu commune où il est clair que la demande ne nomme pas l’inventeur correct et qu’il n’y a pas eu de demande de correction de l’inventeur en vertu de 37 CFR 1.48, l’examinateur doit rejeter les revendications en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 102(f). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(une déclaration sous serment du demandeur indiquait clairement qu’il n’avait pas lui-même inventé seul l’objet recherché par le brevet car elle établissait qu’une autre personne était co-inventeur de l’invention revendiquée).

Lorsqu’il peut être démontré qu’un inventeur ou au moins un co-inventeur a « dérivé » une invention d’un autre, un rejet en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) est approprié. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (« la plupart, sinon toutes, les déterminations en vertu de la section 102(f) impliquent la question de savoir si une partie a dérivé une invention d’une autre »).

Alors que la dérivation empêchera la délivrance d’un brevet au dérivateur, une divulgation par le dérivateur, en l’absence d’une interdiction en vertu de l’article 35 U.S.C. 102(b) antérieur à l’AIA, n’empêchera pas la délivrance d’un brevet à la partie dont l’objet a été dérivé. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (« une référence à l’art antérieur qui n’est pas une interdiction légale peut être surmontée par deux méthodes généralement reconnues » : un affidavit selon 37 CFR 1.131, ou un affidavit d’attribution selon 37 CFR 1.132) ; In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (si un inventeur ou au moins un co-inventeur « … a inventé l’objet sur lequel la divulgation pertinente dans le brevet était basée, alors le brevet ne peut pas être utilisé comme référence contre lui, nonobstant le silence du brevet quant à la source de cet objet par le breveté »). Voir MPEP §§ 715.01et seq. et 716.10

Lorsqu’il existe un article publié identifiant l’auteur (MPEP § 715.01(c)) ou un brevet identifiant l’inventeur (MPEP § 715.01(a)) qui divulgue l’objet revendiqué dans une demande en cours d’examen, la désignation de l’auteur ou de l’inventeur n’entraîne pas de présomption de paternité en ce qui concerne l’objet divulgué dans l’article ou en ce qui concerne l’objet divulgué mais non revendiqué dans le brevet, de manière à justifier un rejet en vertu de la disposition 35 U.S.C. 102(f) antérieure à l’AIA. Cependant, il incombe au demandeur de la demande, en réponse à une demande concernant la paternité appropriée de l’invention en vertu de la sous-section (f) du pré-AIA, ou pour réfuter un rejet en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 102(a) ou (e), de fournir une preuve satisfaisante par voie d’affidavit en vertu de 37 CFR 1.132 que la paternité de la demande est correcte en ce sens que la référence divulgue un objet inventé par l’inventeur ou au moins un co-inventeur plutôt que dérivé de l’auteur ou de l’entité inventive, nonobstant la paternité de l’article ou la paternité du brevet, respectivement. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (une enquête est appropriée pour clarifier toute ambiguïté créée par un article concernant la paternité de l’invention, et il incombe ensuite au demandeur de fournir « une démonstration satisfaisante qui conduirait à une conclusion raisonnable qu’il est l’… inventeur » de l’objet divulgué dans l’article et revendiqué dans la demande).

En outre, la matière qualifiée d’art antérieur uniquement en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 102(f) peut également constituer la base d’un rejet ex parte en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 103 . Cependant, le pré-AIA 35 U.S.C. 103(c) stipule que la sous-section (f) du pré-AIA 35 U.S.C. 102 n’empêchera pas la brevetabilité lorsque l’objet développé par une autre personne, qui serait autrement admissible en vertu du pré-AIA 35 U.S.C. 102(f), et l’invention revendiquée d’une demande en cours d’examen étaient détenus par la même personne, soumis à une obligation de cession à la même personne, ou impliqués dans un accord de recherche conjointe, qui répond aux exigences du pré-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) et (c)(3), au moment où l’invention a été faite. Voir MPEP § 2146.

I. LA DÉRIVATION EXIGE UNE CONCEPTION COMPLÈTE PAR UN AUTRE ET UNE COMMUNICATION AU DÉRIVANT ALLEGÉ

« Le simple fait qu’une revendication récite l’utilisation de divers composants, dont chacun peut être supposé de manière argumentée comme étant ancien, ne fournit pas une base appropriée pour un rejet en vertu de l’article 35 U.S.C. 102(f) pré-AIA ». Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). La dérivation exige une conception complète par un autre et la communication de cette conception par tout moyen à la partie accusée de dérivation avant toute date à laquelle il peut être démontré que la partie accusée de dérivation avait connaissance de l’invention. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Voir également Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993) ; Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). « La communication d’une conception complète doit être suffisante pour permettre à une personne ayant une compétence ordinaire dans l’art de construire et de faire fonctionner avec succès l’invention ». Hedgewick, 497 F.2d à 908, 182 USPQ à 169. Voir également Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp, 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (La question pour prouver la dérivation est de savoir  » si la communication a permis à une personne de compétence ordinaire dans l’art de réaliser l’invention brevetée « ).

II. LA PARTIE ALLÉGUANT LA DERIVATION N’A PAS À PROUVER UNE RÉDUCTION RÉELLE À LA PRATIQUE, UNE DERIVATION DE LA CONNAISSANCE PUBLIQUE OU UNE DERIVATION DANS CE PAYS

La partie qui allègue la dérivation « n’a pas à prouver une réduction réelle à la pratique afin de démontrer la dérivation ». Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). En outre, l’application de l’alinéa (f) n’est pas limitée à la connaissance publique dérivée d’un autre, et « le lieu de la dérivation ne doit pas nécessairement se trouver dans ce pays pour empêcher un dérivateur de breveter l’objet ». Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. DERIVATION DISTINGUEE DE LA PRIORITE D’INVENTION

Bien que la dérivation et la priorité d’invention soient toutes deux axées sur la qualité d’inventeur, la dérivation porte sur l’originalité (c’est-à-dire sur la personne qui a inventé l’objet), tandis que la priorité est axée sur la partie qui a inventé la première l’objet. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) MAY APPLY WHERE Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) AND Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) ARE NOT AVAILABLE STATUTORY GROUNDS FOR REJECTION

Pre-AIA 35 U.S.C.. 102(f) n’exige pas une enquête sur les dates relatives d’une référence et de la demande, et peut donc être applicable lorsque les sous-sections (a) et (e) pré-AIA ne sont pas disponibles pour les références ayant une date effective ultérieure à la date effective de dépôt de la demande examinée. Toutefois, pour une référence dont la date est postérieure à la date de dépôt effective de la demande, il peut exister des preuves que l’objet de la référence provient de l’inventeur ou d’au moins un co-inventeur, compte tenu des dates relatives. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Les dates relatives des événements sont importantes pour déterminer la dérivation ; une publication datée de plus d’un an après la date de dépôt du demandeur qui ne fait que citer comme coauteurs littéraires des personnes autres que l’inventeur n’est pas la preuve forte nécessaire pour réfuter une déclaration de l’inventeur selon laquelle il est le seul inventeur).