Une demande de brevet de continuation est une demande de brevet qui poursuit l’examen de la demande. Elle vous permet (le demandeur) de continuer à plaider auprès de l’USPTO pour une portée plus large (ou différente) de la protection du brevet pendant que la demande de brevet originale est émise. La demande initiale est souvent appelée le parent et les demandes successives sont appelées les enfants. Les revendications d’une demande de brevet de continuation ont la date de priorité de la demande de brevet mère. Il est important de noter que toute continuation doit être déposée avant la délivrance ou l’abandon de la demande mère.
Le dépôt d’une continuation est un moyen de prendre une seule demande de brevet et de la transformer en deux brevets ou plus. Il y a quelques raisons pour lesquelles vous pouvez souhaiter déposer une continuation, chacune ayant trait à l’augmentation de la force du portefeuille de brevets. Une raison de ne pas déposer une continuation est d’éviter des dépenses supplémentaires, mais éviter des dépenses supplémentaires peut être une bonne raison de ne pas procéder.
Raisons de déposer une demande de brevet de continuation
Une première raison de déposer une continuation est d’augmenter la portée de la protection du brevet. Avoir un seul brevet revendiquant une invention d’un seul point de vue est précieux, mais l’invention sous-jacente peut être encore mieux protégée en ayant plusieurs brevets revendiquant l’invention de plusieurs points de vue. Un « design around » d’un ensemble de revendications dans un premier brevet peut ne pas être un design around des revendications dans le second brevet. Ou encore, le contournement d’un premier et d’un deuxième ensemble de revendications peut ne pas permettre de contourner un troisième ensemble. Bien sûr, théoriquement, il n’y a pas de limite au nombre de demandes de continuation (et de brevets résultants) qui peuvent provenir d’un seul dépôt de brevet original, mais il y a une certaine limite pratique puisque vous ne voulez pas dépenser tout votre budget à poursuivre une famille sans fin de brevets.
Une deuxième raison de déposer une continuation est de garder la portée extérieure des revendications ambiguës. Lorsqu’une demande de brevet est en cours, la portée des revendications qui seront délivrées est indéterminée. Cette ambiguïté empêche les concurrents de savoir exactement comment éviter de violer les revendications qui seront émises lorsque le brevet sera autorisé. En revanche, une fois le brevet délivré, les revendications définissent clairement les limites du brevet. Un conseil en brevets compétent peut alors aider son client à contourner les revendications pour éviter la contrefaçon. Si une demande de continuation est en cours, il n’y a pas de délimitation claire de la revendication pour laquelle il est possible de concevoir un contournement. Cela retarde la possibilité pour les concurrents de contourner le brevet de manière fiable.
Une troisième raison de déposer une continuation est de mettre le portefeuille de brevets dans une condition plus attrayante pour la concession de licences ou la vente. Un licencié ou un acheteur potentiel sera souvent plus intéressé par une famille de brevets qui comprend au moins un brevet délivré et au moins une continuation en cours. Le brevet délivré démontre que l’invention sous-jacente est brevetable. La continuation en cours permet au licencié ou à l’acheteur de faire évoluer les revendications du brevet dans la direction qu’il souhaite. C’est un sweet spot dans la monétisation des brevets.
Coûts pour le dépôt d’une demande de brevet de continuation
Comme mentionné ci-dessus, la raison de ne pas déposer une continuation est le coût. Nous facturons généralement environ 4-5k pour déposer la continuation et ensuite vous devez généralement encourir environ 5-15k dans l’examen de la demande. Le coût total de la continuation est donc d’environ 10 à 20 000 euros (contre 20 à 30 000 euros pour la demande principale). Nous avons des clients qui prennent un seul brevet et poursuivent ensuite plusieurs continuations dans le temps. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie peut être précieuse pour les raisons décrites ci-dessus, mais elle peut aussi être coûteuse.