2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) kizárja a szabadalom kiadását, ha a bejelentő nem maga találta fel az igényelt és szabadalmaztatni kívánt tárgyat. Így az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) előírja, hogy a szabadalmi bejelentésben (és minden később kiadott szabadalomban) meg kell nevezni az igényelt találmány helyes feltalálóját (feltalálóit). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Lásd még 35 U.S.C. 101, amely előírja, hogy aki feltalál vagy felfedez, az a fél, aki szabadalmat szerezhet az adott találmányra vagy felfedezésre.

A vizsgálónak azt kell vélelmeznie, hogy a bejelentők a valódi feltalálók, kivéve, ha van arra vonatkozó bizonyíték, hogy a találmányt más készítette, és a bejelentő a találmányt a valódi feltalálótól származtatta. Abban a ritka helyzetben, amikor egyértelmű, hogy a bejelentés nem a helyes feltalálót nevezi meg, és nem érkezett a 37 CFR 1.48 szerinti feltalálói minőség javítására irányuló kérelem, a vizsgálónak az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) alapján kell elutasítania az igényeket. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018) (a bejelentő eskü alatt tett nyilatkozata egyértelművé tette, hogy nem ő maga találta fel egyedül a szabadalmaztatni kívánt tárgyat, mivel megállapította, hogy egy másik személy volt az igényelt találmány közös feltalálója).

Ha bizonyítható, hogy egy feltaláló vagy legalább egy közös feltaláló egy találmányt egy másiktól “származtatott”, az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) alapján történő elutasítás megfelelő. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“a legtöbb, ha nem minden, a 102(f) szakasz szerinti meghatározás azt a kérdést érinti, hogy az egyik fél egy másiktól származtatott-e találmányt”).

Míg a származtatás kizárja a szabadalom kiadását a származtatónak, a származtató által tett bejelentés – az AIA előtti 35 U.S.C. 102(b) alapján történő kizárás hiányában – nem zárja ki a szabadalom kiadását annak a félnek, akitől a tárgyat származtatták. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (“a korábbról származó hivatkozás, amely nem törvényes akadály, két általánosan elismert módszerrel kiküszöbölhető”: a 37 CFR 1.131 szerinti eskü alatt tett nyilatkozat, vagy a 37 CFR 1.132 szerinti tulajdonosi nyilatkozat); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (ha egy feltaláló vagy legalább egy társtaláló “… feltalálta azt a tárgyat, amelyre a szabadalomban szereplő releváns közzététel alapult, akkor a szabadalom nem használható fel hivatkozásként ellene, annak ellenére, hogy a szabadalom hallgat arról, hogy a szabadalom jogosultja honnan származik ez a tárgy”). Lásd MPEP §§ 715.01et seq. és 716.10

Ha van egy közzétett cikk, amely azonosítja a szerzőséget (MPEP § 715.01(c)) vagy egy szabadalom, amely azonosítja a feltalálót (MPEP § 715.01(a)), amely a vizsgálat alatt álló bejelentésben igényelt tárgyat tárja fel, a szerzőség vagy a feltalálói minőség megjelölése nem vélelmezi a feltalálói minőséget a cikkben közölt tárgy vagy a szabadalomban közölt, de nem igényelt tárgy tekintetében, hogy az az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) alapján történő elutasítást indokolná. A bejelentés bejelentőjének feladata azonban, hogy az AIA előtti 35 U.S.C. 102(a) vagy (e) bekezdés alapján a megfelelő feltalálói minőségre vonatkozó kérdésre adott válaszában, vagy az AIA előtti 35 U.S.C. 102(a) vagy (e) bekezdés alapján történő elutasítás megcáfolására a 37 CFR 1 szerinti eskü alatt tett nyilatkozat útján kielégítő bizonyítékot szolgáltasson.132, hogy a bejelentés feltalálói mivolta helyes, amennyiben a hivatkozás olyan tárgyat tár fel, amelyet a feltaláló vagy legalább egy társtaláló talált fel, és nem a szerzőtől vagy a feltalálótól származik, függetlenül a cikk szerzőségétől, illetve a szabadalom feltalálói mivoltától. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (a vizsgálat helyénvaló a cikk által a feltalálói minőséggel kapcsolatban létrehozott bármely kétértelműség tisztázására, és ezután a bejelentő feladata, hogy “kielégítően bizonyítsa, hogy ő a… feltalálója” a cikkben közölt és a bejelentésben igényelt tárgynak).

Az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) alapján csak a korábbi technika szintjén állónak minősülő tárgyak az AIA előtti 35 U.S.C. 103 alapján ex parte elutasítás alapjául is szolgálhatnak. Az AIA előtti 35 U.S.S.C. 103(c) azonban kimondja, hogy az AIA előtti 35 U.S.C. 102 (f) alszakasza nem zárja ki a szabadalmaztathatóságot, ha a más személy által kifejlesztett olyan tárgy, amely egyébként az AIA előtti 35 U.S.C. 102 (f) alszakasza alapján szabadalmaztatható lenne. 102(f) bekezdés alapján, és a vizsgált bejelentésben szereplő igényelt találmány ugyanazon személy tulajdonában volt, ugyanazon személynek való átruházási kötelezettség alá tartozott, vagy olyan közös kutatási megállapodásban vett részt, amely megfelel az AIA előtti 35 U.S.S.C. 103(c)(2) és (c)(3) bekezdés követelményeinek, a találmány keletkezésének időpontjában. Lásd MPEP 2146. §.

I. A DERIVÁCIÓ TELJES KÖTELEZETTSÉGES MEGFELELŐSÍTÉST ÉS KOMMUNIKÁCIÓT KÖVETEL A VÉLEMÉNYEZETT DERIVÁCIÓHOZ

“Az a puszta tény, hogy egy igénypont különböző összetevők használatát említi, amelyek mindegyikéről érvelően feltételezhető, hogy régi, nem ad megfelelő alapot az AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) alapján történő visszautasításra”. Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). A származtatás megköveteli a más általi teljes fogantatást és e fogantatás bármilyen módon történő közlését a származtatással vádolt féllel bármely olyan időpontot megelőzően, amikor bizonyítható, hogy a származtatással vádolt személy a találmányról tudomást szerzett. Kilbey kontra Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Lásd még Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). “A teljes koncepció közlésének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a szakmában szokásos jártassággal rendelkező személy számára lehetővé tegye a találmány megalkotását és sikeres működtetését”. Hedgewick, 497 F.2d at 908, 182 USPQ at 169. Lásd még Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (A levezetés bizonyítása során a kérdés az, hogy “a közlés lehetővé tette-e a technika rendes szakértője számára a szabadalmaztatott találmány létrehozását”).

II. A SZÁRMAZÁSRA VONATKOZÓ FELEKNEK NEM KELL BIZONYÍTANIA A TÉNYLEGES TALÁLKOZÁST, A NYILVÁNOS TUDOMÁNY SZÁRMAZÁSÁT, VAGY AZ EZÉRT AZ ORSZÁGOS SZÁRMAZÁSÁT

A származtatásra hivatkozó félnek “nem kell bizonyítania a tényleges gyakorlatba való átültetést a származtatás bizonyításához”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Továbbá az (f) alszakasz alkalmazása nem korlátozódik a másból származó nyilvános ismeretekre, és “a származtatás helyének nem kell ebben az országban lennie ahhoz, hogy a származtatót kizárja a tárgy szabadalmaztatásából”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. A SZÁRMAZÁS ELHATÁROZÁSA A FELFEDÉS ELSŐSÉGÉTŐL

Bár a származtatás és a találmány elsőbbsége egyaránt a feltalálói minőségre összpontosít, a származtatás az eredetiséggel foglalkozik (azaz azzal, hogy ki találta fel a tárgyat), míg az elsőbbség arra összpontosít, hogy melyik fél találta fel először a tárgyat. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. AZ AIA előtti 35 U.S.C. 102(f) ALKALMAZHATÓ, HA AZ AIA előtti 35 U.S.C. 102(a) ÉS AZ AIA előtti 35 U.S.C. 102(e) NEM ÁLLAPOTI ELLENŐRZÉSI INDOKOK

Az AIA előtti 35 U.S.C. 35 U.S.C. 102(f) NEM ALKALMAZHATÓ. 102(f) nem követeli meg a hivatkozás és a bejelentés relatív dátumának vizsgálatát, és ezért alkalmazható lehet, ha az AIA előtti (a) és (e) alszakaszok nem állnak rendelkezésre a vizsgált bejelentés tényleges bejelentési napját követő hatálybalépési nappal rendelkező hivatkozások esetében. A bejelentés tényleges bejelentési napjánál későbbi keltezésű hivatkozás esetében azonban a relatív dátumok fényében létezhet bizonyíték arra, hogy a hivatkozás tárgya a feltalálótól vagy legalább egy közös feltalálótól származik. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Az események relatív dátumai fontosak a származtatás meghatározásában; egy, a bejelentő bejelentési napja után több mint egy évvel kelt publikáció, amely csupán a feltalálótól eltérő személyeket sorol fel irodalmi társszerzőként, nem olyan erős bizonyíték, amely a feltalálónak az egyedüli feltalálóra vonatkozó nyilatkozatának megcáfolásához szükséges).