2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) zabrania udzielenia patentu w przypadku, gdy zgłaszający nie wynalazł przedmiotu zastrzeganego i zgłoszonego do opatentowania. Dlatego też 35 U.S.C. 102(f) sprzed AIA wymaga, aby w zgłoszeniu patentowym (i każdym później wydanym patencie) został wymieniony właściwy wynalazca lub wynalazcy zgłoszonego wynalazku. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Patrz również 35 U.S.C. 101, który wymaga, aby ten, kto dokonuje wynalazku lub odkrycia, był stroną, która może uzyskać patent na dany wynalazek lub odkrycie.

Gdy można wykazać, że wynalazca lub co najmniej jeden współwynalazca „zaczerpnął” wynalazek od innego, odrzucenie na podstawie 35 U.S.C. 102(f) sprzed AIA jest właściwe. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) („większość, jeśli nie wszystkie, ustalenia na podstawie sekcji 102(f) obejmują kwestię tego, czy jedna strona uzyskała wynalazek od drugiej”).

Pod warunkiem, że pochodna uniemożliwi wydanie patentu osobie, która się z niej wywiodła, ujawnienie przez osobę, która się z niej wywiodła, w przypadku braku zakazu na mocy 35 U.S.C. 102(b) sprzed AIA, nie uniemożliwi wydania patentu stronie, od której pochodzi przedmiot ochrony. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) („odniesienie do wcześniejszej sztuki, które nie stanowi ustawowej przeszkody, może być pokonane dwiema ogólnie uznanymi metodami”: oświadczeniem na mocy 37 CFR 1.131 lub oświadczeniem o przypisaniu na mocy 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (jeżeli wynalazca lub co najmniej jeden współwynalazca „… wynalazł przedmiot, na którym opierało się odpowiednie ujawnienie w patencie, wówczas patent nie może być wykorzystany jako odniesienie przeciwko niemu, bez względu na milczenie patentu co do źródła tego przedmiotu przez patentobiorcę.”). Patrz MPEP §§ 715.01 i 716.10

Gdy istnieje opublikowany artykuł identyfikujący autorstwo (MPEP § 715.01(c)) lub patent identyfikujący wynalazcę (MPEP § 715.01(a)), który ujawnia przedmiot zastrzeżony w rozpatrywanym zgłoszeniu, wskazanie autorstwa lub wynalazcy nie powoduje powstania domniemania autorstwa wynalazku w odniesieniu do przedmiotu ujawnionego w artykule lub w odniesieniu do przedmiotu ujawnionego, ale niezastrzeżonego w patencie, co uzasadniałoby odrzucenie na mocy przepisów 35 U.S.C. 102(f) sprzed AIA. Jednakże na zgłaszającym wniosek, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące odpowiedniego autorstwa wynalazku na podstawie podsekcji f) sprzed AIA lub w celu odparcia odrzucenia na podstawie 35 U.S.C. 102 lit. a) lub e) sprzed AIA, spoczywa obowiązek przedstawienia wystarczającego dowodu w formie oświadczenia pod przysięgą na podstawie 37 CFR 1.132, że autorstwo zgłoszenia jest prawidłowe w tym sensie, że odniesienie ujawnia przedmiot wynaleziony przez wynalazcę lub co najmniej jednego współwynalazcę, a nie pochodzący od twórcy lub jednostki wynalazczej, niezależnie od autorstwa odpowiednio artykułu lub autorstwa patentu. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (dochodzenie jest właściwe, aby wyjaśnić wszelkie niejasności stworzone przez artykuł w odniesieniu do autorstwa wynalazku, a następnie na zgłaszającym spoczywa obowiązek przedstawienia „zadowalającego wykazania, które prowadziłoby do rozsądnego wniosku, że jest … wynalazcą” przedmiotu ujawnionego w artykule i zastrzeżonego w zgłoszeniu).

Dodatkowo, przedmiot kwalifikujący się jako wcześniejsza sztuka tylko na podstawie 35 U.S.C. 102(f) sprzed AIA może być również podstawą do odrzucenia ex parte na podstawie 35 U.S.C. 103 sprzed AIA. Jednakże przepis art. 103 lit. c) ustawy 35 U.S.C. 103(c) sprzed obowiązywania przepisów AIA stanowi, że podsekcja f) ustawy 35 U.S.C. 102 sprzed obowiązywania przepisów AIA nie wyklucza zdolności patentowej w przypadku, gdy przedmiot opracowany przez inną osobę, który w przeciwnym razie kwalifikowałby się na podstawie przepisów art. 35 U.S.C. 102(f), oraz zastrzeżony wynalazek zawarty w badanym zgłoszeniu były w momencie dokonania wynalazku własnością tej samej osoby, podlegały obowiązkowi przeniesienia na tę samą osobę lub były objęte porozumieniem o wspólnych badaniach, które spełnia wymogi przepisów 35 U.S.C. 103(c)(2) i (c)(3) sprzed AIA. Zob. MPEP § 2146.

I. ODWRÓCENIE WYMAGA KOMPLETNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ INNEGO I KOMUNIKACJI Z WSZCZĘTYM ODWRÓCENIEM

„Sam fakt, że zastrzeżenie obejmuje użycie różnych komponentów, z których każdy można argumentacyjnie założyć, że jest stary, nie stanowi właściwej podstawy do odrzucenia na podstawie pre-AIA 35 U.S.C. 102(f).” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Pochodna wymaga pełnej koncepcji przez inną osobę i przekazania tej koncepcji w jakikolwiek sposób stronie oskarżonej o pochodną przed jakąkolwiek datą, w której można wykazać, że osoba oskarżona o pochodną posiadała wiedzę o wynalazku. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Patrz również Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). „Przekazanie kompletnej koncepcji musi być wystarczające, aby umożliwić osobie o zwykłych umiejętnościach w sztuce skonstruowanie i pomyślne działanie wynalazku”. Hedgewick, 497 F.2d na 908, 182 USPQ na 169. Patrz również Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Kwestią przy udowadnianiu pochodności jest „czy komunikacja umożliwiła osobie posiadającej zwykłe umiejętności w sztuce dokonanie opatentowanego wynalazku.”).

II. STRONA TOWARZYSZĄCA POCHODZENIE NIE MUSI DOWODZIĆ RZECZYWISTEGO PRZEJŚCIA DO PRAKTYKI, ODWRÓCENIA SIĘ OD WIEDZY PUBLICZNEJ LUB POCHODZENIA W TYM KRAJU

Strona twierdząca pochodną „nie musi udowadniać rzeczywistego przejścia do praktyki w celu wykazania pochodnej”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Ponadto, zastosowanie podsekcji (f) nie jest ograniczone do wiedzy publicznej pochodzącej od innej osoby, a „miejsce uzyskania nie musi znajdować się w tym kraju, aby uniemożliwić osobie uzyskującej pochodną opatentowanie przedmiotu ochrony.” Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. ODRÓŻNIENIE OD PRIORYTETU WYNALAZKU

Chociaż zarówno pochodna, jak i pierwszeństwo wynalazku koncentrują się na autorstwie wynalazku, pochodna dotyczy oryginalności (tj. tego, kto wynalazł przedmiot ochrony), podczas gdy pierwszeństwo koncentruje się na tym, która strona jako pierwsza wynalazła przedmiot ochrony. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) MOŻE ZASTOSOWAĆ SIĘ, GDY Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) I Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) NIE SĄ DOSTĘPNE STATUTOWE PODSTAWY ODRZUCENIA

Pre-AIA 35 U.S.C. 102 lit. f) nie wymaga badania względnych dat odesłania i zgłoszenia, a zatem może mieć zastosowanie, gdy nie są dostępne przepisy lit. a) i e) sprzed AIA dla odesłań mających datę wejścia w życie późniejszą niż data wejścia w życie zgłoszenia będącego przedmiotem badania. Jednakże w przypadku odniesienia mającego datę późniejszą niż data dokonania zgłoszenia mogą istnieć pewne dowody na to, że przedmiot odniesienia pochodzi od wynalazcy lub co najmniej jednego współwynalazcy, biorąc pod uwagę względne daty. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (względne daty wydarzeń są ważne przy ustalaniu pochodzenia; publikacja datowana ponad rok po dacie zgłoszenia dokonanego przez zgłaszającego, która jedynie wymienia jako współautorów literackich osoby inne niż wynalazca, nie jest mocnym dowodem potrzebnym do obalenia oświadczenia wynalazcy, że jest on jedynym wynalazcą).