Zgłoszenie patentowe z kontynuacją to zgłoszenie patentowe, które stanowi kontynuację badania zgłoszenia. Umożliwia ono Państwu (zgłaszającemu) dalsze prowadzenie sporu z USPTO o szerszy (lub inny) zakres ochrony patentowej w czasie obowiązywania pierwotnego zgłoszenia patentowego. Pierwotne zgłoszenie jest często nazywane rodzicem, a kolejne zgłoszenia są nazywane dziećmi. Zastrzeżenia w kontynuacji zgłoszenia patentowego mają datę pierwszeństwa macierzystego zgłoszenia patentowego. Co ważne, każda kontynuacja musi zostać złożona przed wydaniem lub zaniechaniem zgłoszenia macierzystego.
Złożenie kontynuacji to sposób na wykorzystanie jednego zgłoszenia patentowego i przekształcenie go w dwa lub więcej patentów. Istnieje kilka powodów, dla których warto złożyć kontynuację, a każdy z nich dotyczy zwiększenia siły portfela patentów. Powodem, dla którego nie należy składać kontynuacji, jest chęć uniknięcia dodatkowych kosztów, ale uniknięcie dodatkowych kosztów może być dobrym powodem, by nie podejmować dalszych działań.
Powody złożenia wniosku o kontynuację
Pierwszym powodem złożenia kontynuacji jest zwiększenie zakresu ochrony patentowej. Posiadanie pojedynczego patentu zastrzegającego wynalazek z jednej perspektywy jest wartościowe, ale podstawowy wynalazek może być jeszcze lepiej chroniony przez posiadanie wielu patentów zastrzegających wynalazek z wielu perspektyw. Obejście” jednego zestawu zastrzeżeń w pierwszym patencie może nie być obejściem zastrzeżeń w drugim patencie. Albo projektowanie wokół pierwszego i drugiego zestawu roszczeń może nie obejść trzeciego zestawu. Oczywiście, teoretycznie nie ma ograniczenia co do liczby wniosków o kontynuację (i wynikających z nich patentów), które mogą pochodzić z jednego oryginalnego zgłoszenia patentowego, ale istnieje pewne ograniczenie praktyczne, ponieważ nie chcesz wydawać całego swojego budżetu na ściganie niekończącej się rodziny patentów.
Drugim powodem składania kontynuacji jest utrzymanie niejednoznacznego zewnętrznego zakresu zastrzeżeń. Gdy wniosek patentowy jest w toku, zakres zastrzeżeń, które zostaną wydane, jest nieokreślony. Ta niejednoznaczność uniemożliwia konkurentom uzyskanie wiarygodnej wiedzy o tym, jak dokładnie uniknąć naruszania zastrzeżeń, które zostaną wydane, gdy patent zostanie udzielony. Jednak gdy patent zostanie wydany, zastrzeżenia określają jego wyraźne granice. Wykwalifikowany rzecznik patentowy może wtedy pomóc swojemu klientowi w zaprojektowaniu rozwiązania wokół zastrzeżeń, by uniknąć naruszenia. Jeśli czeka się na kontynuację, nie ma jasnej linii zakresu zastrzeżenia, wokół której można by projektować. To opóźnia konkurentów od możliwości niezawodnego projektowania wokół patentu.
Trzecim powodem złożenia kontynuacji jest postawienie portfela patentów w bardziej atrakcyjnym stanie do licencjonowania lub sprzedaży. Potencjalny licencjobiorca lub nabywca będzie często bardziej zainteresowany rodziną patentów, która obejmuje co najmniej jeden wydany patent i co najmniej jedną oczekującą kontynuację. Wydany patent dowodzi, że wynalazek, który stanowi jego podstawę, posiada zdolność patentową. Oczekująca kontynuacja umożliwia licencjobiorcy lub nabywcy skierowanie zastrzeżeń patentowych w pożądanym przez niego kierunku. Jest to świetny punkt w monetyzacji patentów.
Koszty złożenia wniosku o kontynuację patentu
Jak wspomniano powyżej, powodem, dla którego nie należy składać kontynuacji jest koszt. Zazwyczaj pobieramy około 4-5 tys. za złożenie kontynuacji, a następnie zwykle ponosisz około 5-15 tys. za badanie zgłoszenia. Tak więc całkowity koszt kontynuacji wynosi około 10-20 tys. zł (w porównaniu z typowym kosztem 20-30 tys. zł w przypadku wniosku macierzystego). Mamy klientów, którzy decydują się na pojedynczy patent, a następnie kontynuują go przez kilka lat. Jak widać, strategia ta może być wartościowa z powodów opisanych powyżej, ale może być również kosztowna.