2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Předpis 35 U.S.C. 102(f) brání vydání patentu, pokud přihlašovatel nevynalezl předmět, který je předmětem patentové přihlášky a o jehož patentování žádá. Ustanovení 35 U.S.C. 102(f) před účinností zákona AIA tedy vyžaduje, aby v patentové přihlášce (a v každém následně vydaném patentu) byl uveden správný vynálezce (vynálezci) nárokovaného vynálezu. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Viz také 35 U.S.C. 101, který vyžaduje, aby ten, kdo vynalezne nebo objeví, byl stranou, která může získat patent na konkrétní vynález nebo objev.

Průzkumový pracovník musí předpokládat, že přihlašovatelé jsou řádnými vynálezci, pokud neexistují důkazy o tom, že vynález učinil někdo jiný a že přihlašovatel odvozuje vynález od skutečného vynálezce. V neobvyklé situaci, kdy je zřejmé, že v přihlášce není uveden správný vynálezce a nebyla podána žádost o opravu vynálezce podle 37 CFR 1.48, by měl průzkumový pracovník nároky zamítnout podle 35 U.S.C. 102(f) před novelou AIA. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(z čestného prohlášení přihlašovatele bylo zřejmé, že předmět, který má být patentován, nevynalezl výhradně on sám, protože prokázal, že další osoba byla spoluautorem nárokovaného vynálezu).

Pokud lze prokázat, že vynálezce nebo alespoň jeden ze spoluvynálezců „odvodil“ vynález od jiné osoby, je zamítnutí podle 35 U.S.C. 102(f) před novelou AIA správné. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) („většina, ne-li všechna rozhodnutí podle oddílu 102(f) zahrnují otázku, zda jedna strana odvozovala vynález od druhé“).

Ačkoli odvození brání vydání patentu odvozovateli, zveřejnění odvozovatelem, pokud neexistuje překážka podle 35 U.S.C. 102(b) před novelou AIA, nebrání vydání patentu straně, od níž byl předmět odvozen. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) („odkaz na předchozí stav techniky, který není zákonnou překážkou, lze překonat dvěma obecně uznávanými způsoby“: čestným prohlášením podle 37 CFR 1.131 nebo čestným prohlášením o přiřazení podle 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (pokud vynálezce nebo alespoň jeden spoluvynálezce „… vynalezl předmět, na kterém bylo založeno příslušné zveřejnění v patentu, pak patent nelze použít jako odkaz proti němu bez ohledu na to, že patent mlčí o zdroji tohoto předmětu.“). Viz MPEP §§ 715.01 a následující a 716.10

Pokud existuje publikovaný článek identifikující autorství [MPEP § 715.01(c)] nebo patent identifikující vynálezce (MPEP § 715.01(a)), který odhaluje předmět nárokovaný v přihlášce, která je předmětem průzkumu, nezakládá označení autorství nebo vynálezcovství domněnku vynálezcovství ve vztahu k předmětu zveřejněnému v článku nebo ve vztahu k předmětu zveřejněnému, ale nenárokovanému v patentu, aby bylo možné odůvodnit zamítnutí podle 35 U.S.C. 102(f) před novelou AIA. Je však povinností přihlašovatele přihlášky, aby v odpovědi na dotaz týkající se příslušného vynálezectví podle pododdílu (f) před přijetím zákona 35 U.S.C. 102(a) nebo (e) před přijetím zákona 35 U.S.C. 102(a) nebo vyvrátil zamítnutí podle zákona 37 CFR 1, předložil uspokojivý důkaz formou čestného prohlášení.132, že vynálezcovství přihlášky je správné v tom smyslu, že odkaz odhaluje předmět vynalezený vynálezcem nebo alespoň jedním spoluvynálezcem, a nikoli odvozený od autora nebo vynálezce, a to bez ohledu na autorství článku, resp. vynálezcovství patentu. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (šetření je vhodné k vyjasnění nejasností, které článek ohledně vynálezcovství vyvolává, a je pak na přihlašovateli, aby předložil „uspokojivé důkazy, které by vedly k rozumnému závěru, že je… vynálezcem“ předmětu zveřejněného v článku a nárokovaného v přihlášce).

Kromě toho může být předmět kvalifikovaný jako stav techniky pouze podle 35 U.S.C. 102(f) před novelou AIA také základem pro zamítnutí ex parte podle 35 U.S.C. 103 před novelou AIA . Ustanovení 35 U.S.C. 103(c) před novelou AIA však uvádí, že pododdíl (f) ustanovení 35 U.S.C. 102 před novelou AIA nebude bránit patentovatelnosti, pokud předmět vyvinutý jinou osobou, který by jinak splňoval podmínky podle 35 U.S.C. 103(c) před novelou AIA. 102 písm. f), a nárokovaný vynález z posuzované přihlášky byly v době, kdy byl vynález vytvořen, ve vlastnictví téže osoby, podléhaly závazku převodu na tutéž osobu nebo byly zapojeny do dohody o společném výzkumu, která splňuje požadavky ustanovení 35 U.S.C. 103(c)(2) a (c)(3) před novelou AIA. Viz MPEP § 2146.

I. DERIVACE VYŽADUJE KOMPLETNÍ KONCEPCI JINÉHO A KOMUNIKACI S VŠEOBECNÝM DERIVANTEM

„Pouhá skutečnost, že nárok uvádí použití různých složek, z nichž u každé lze argumentačně předpokládat, že je stará, neposkytuje řádný základ pro zamítnutí nároku podle ustanovení 35 U.S.C. 102(f) před novelou AIA“. Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Odvození vyžaduje úplnou koncepci jinou osobou a sdělení této koncepce jakýmkoli způsobem straně obviněné z odvození před jakýmkoli datem, ke kterému lze prokázat, že osoba obviněná z odvození měla o vynálezu povědomost. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Viz také Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). „Sdělení úplné koncepce musí být dostatečné k tomu, aby umožnilo osobě s běžnými znalostmi v oboru zkonstruovat a úspěšně provozovat vynález“. Hedgewick, 497 F.2d na 908, 182 USPQ na 169. Viz také Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Otázkou při prokazování odvození je, „zda sdělení umožnilo osobě s běžnými znalostmi v oboru vytvořit patentovaný vynález.“).

II. STRANA VYVÁDĚJÍCÍ ODVODNĚNÍ NEMUSÍ PROKAZOVAT SKUTEČNÉ UVEDENÍ DO PRAXE, VEDENÍ K VEŘEJNÉ ZNALOSTI NEBO VEDENÍ V TÉTO ZEMI

Strana tvrdící odvození „nemusí prokazovat skutečné uvedení do praxe, aby prokázala odvození“. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Kromě toho se použití pododdílu (f) neomezuje na veřejnou známost odvozenou od jiného a „místo odvození se nemusí nacházet v této zemi, aby bylo odvozovateli znemožněno předmět patentovat“. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. ODVODNĚNÍ OD PRVOTNOSTI VYNÁLEZU

Ačkoli se odvození i priorita vynálezu zaměřují na vynálezcovství, odvození řeší původnost (tj. kdo předmět vynalezl), zatímco priorita se zaměřuje na to, která strana předmět vynalezla jako první. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Ustanovení 35 U.S.C. 102(f) před účinností zákona 35 U.S.C. lze použít, pokud ustanovení 35 U.S.C. 102(a) před účinností zákona 35 U.S.C. a ustanovení 35 U.S.C. 102(e) před účinností zákona 35 U.S.C. NEJSOU PŘÍPUSTNÝMI STATUTÁRNÍMI DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ

Před účinností zákona 35 U.S.C. 102(f) nevyžaduje zkoumání relativních dat odkazu a přihlášky, a proto může být použitelný v případech, kdy pododdíly (a) a (e) před novelou AIA nejsou k dispozici pro odkazy s datem účinnosti následujícím po datu účinnosti přezkoumávané přihlášky. U odkazu s datem pozdějším, než je datum účinného podání přihlášky, však může existovat určitý důkaz, že předmět odkazu byl odvozen od vynálezce nebo alespoň jednoho společného vynálezce s ohledem na relativní data. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Relativní data událostí jsou důležitá pro určení odvození; publikace datovaná více než rok po datu podání přihlašovatele, která pouze uvádí jako literární spoluautory jiné osoby než vynálezce, není pádným důkazem potřebným k vyvrácení prohlášení vynálezce, že je jediným vynálezcem).