2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) udelukker udstedelse af et patent, hvis en ansøger ikke selv har opfundet det genstandsfelt, der gøres krav på og søges patenteret. Før AIA 35 U.S.C. 102(f) kræver således, at den korrekte opfinder eller de korrekte opfindere af en påberåbt opfindelse nævnes i patentansøgningen (og ethvert efterfølgende udstedt patent). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Se også 35 U.S.C. 101, som kræver, at den, der opfinder eller opdager, er den part, der kan opnå et patent på den pågældende opfindelse eller opdagelse.

Prøveren skal antage, at ansøgerne er de rette opfindere, medmindre der foreligger dokumentation for, at en anden har lavet opfindelsen, og at ansøgeren har afledt opfindelsen fra den egentlige opfinder. I den sjældne situation, hvor det er klart, at ansøgningen ikke angiver den korrekte opfinder, og der ikke er fremsat nogen anmodning om at korrigere opfinderansvaret i henhold til 37 CFR 1.48, bør undersøgeren afvise kravene i henhold til før-AIA 35 U.S.C. 102(f). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018) (en affidavit fra ansøgeren gjorde det klart, at han ikke selv alene opfandt det emne, der søges patenteret, fordi det fastslog, at en anden person var medopfinder af den påberåbte opfindelse).

Hvis det kan påvises, at en opfinder eller mindst én medopfinder “afledte” en opfindelse fra en anden, er et afslag i henhold til 35 U.S.C. 102(f) fra før AIA 35 U.S.C. 102(f) korrekt. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“de fleste, om ikke alle, afgørelser i henhold til afsnit 102(f) involverer spørgsmålet om, hvorvidt en part har afledt en opfindelse fra en anden”).

Mens afledning vil udelukke udstedelse af et patent til den afledte, vil en afsløring foretaget af den afledte, uden at der foreligger en udelukkelse i henhold til 35 U.S.C. 102(b) fra før AIA, ikke udelukke udstedelse af et patent til den part, hvorfra genstanden blev afledt. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (” en henvisning til ældre teknologi, der ikke er en lovbestemt hindring, kan overvindes ved hjælp af to almindeligt anerkendte metoder”: en affidavit i henhold til 37 CFR 1.131, eller en affidavit om tilskrivning i henhold til 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (hvis en opfinder eller mindst én medopfinder “… opfandt det emne, som den relevante afsløring i patentet var baseret på, kan patentet ikke anvendes som en reference mod ham, uanset at patentet er tavst med hensyn til patenthaverens kilde til dette emne.”). Se MPEP §§ 715.01 ff. og 716.10

Hvis der findes en offentliggjort artikel, der identificerer forfatterskabet (MPEP § 715.01(c)) eller et patent, der identificerer opfinderskabet (MPEP § 715.01(a)), der afslører et emne, som der gøres krav på i en ansøgning under behandling, giver udpegelsen af forfatterskab eller opfinderskab ikke anledning til en formodning om opfinderskab med hensyn til det emne, der er afsløret i artiklen, eller med hensyn til det emne, der er afsløret, men ikke gjort krav på i patentet, således at det berettiger en afvisning i henhold til 35 U.S.C. 102(f) fra før AIA. Det påhviler imidlertid ansøgeren af ansøgningen, som svar på en forespørgsel vedrørende det relevante opfinderskab i henhold til før-AIA underafsnit (f), eller for at afvise en afvisning i henhold til før-AIA 35 U.S.C. 102(a) eller (e), at fremlægge en tilfredsstillende dokumentation ved hjælp af en affidavit i henhold til 37 CFR 1.132, at ophavsmandskabet til ansøgningen er korrekt, idet referencen afslører et emne, der er opfundet af opfinderen eller mindst én medopfinder, snarere end stammer fra ophavsmanden eller den opfindsomme enhed uanset henholdsvis ophavsmandskabet til artiklen eller ophavsmandskabet til patentet. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (det er hensigtsmæssigt at foretage en undersøgelse for at afklare enhver tvetydighed, som en artikel skaber med hensyn til ophavsmandskab, og det påhviler derefter ansøgeren at fremlægge “en tilfredsstillende dokumentation, der vil føre til en rimelig konklusion om, at han er … opfinder” af det emne, der er beskrevet i artiklen og hævdet i ansøgningen).

Dertil kommer, at genstande, der kun er kvalificeret som ældre teknologi i henhold til 35 U.S.C. 102(f) fra før AIA 35 U.S.C., også kan danne grundlag for en ex parte afvisning i henhold til 35 U.S.C. 103 fra før AIA 35 U.S.C. . Det fremgår imidlertid af før-AIA 35 U.S.C. 103(c), at underafsnit (f) i før-AIA 35 U.S.C. 102 ikke udelukker patenterbarhed, når et emne, der er udviklet af en anden person, og som ellers ville være kvalificeret i henhold til før-AIA 35 U.S.C. 103(c), ikke kan patenteres. 102(f), og den påberåbte opfindelse i en ansøgning under behandling var ejet af den samme person, underlagt en forpligtelse til at overdrage den til den samme person eller involveret i en fælles forskningsaftale, som opfylder kravene i før-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) og (c)(3), på det tidspunkt, hvor opfindelsen blev gjort. Se MPEP § 2146.

I. DERIVATION KRÆVER KOMPLET KONCEPTION AF ANDEN OG KOMMUNIKATION TIL DEN PÅSTÅEDE DERIVER

“Den blotte kendsgerning, at et krav anfører brugen af forskellige komponenter, som hver især argumentativt kan antages at være gamle, udgør ikke et passende grundlag for en afvisning i henhold til pre-AIA 35 U.S.C. 102(f).” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Afledning forudsætter, at en anden person har en fuldstændig opfindelse og har meddelt denne opfindelse på nogen måde til den part, der er anklaget for afledning, før en dato, hvor det kan påvises, at den person, der er anklaget for afledning, havde kendskab til opfindelsen. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Se også Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). “Meddelelse af et fuldstændigt koncept skal være tilstrækkelig til at sætte en almindelig fagmand i stand til at konstruere og med succes anvende opfindelsen.” Hedgewick, 497 F.2d, 497 F.2d, 908, 182 USPQ, 169. Se også Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp. 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Spørgsmålet om at bevise afledning er, “om kommunikationen satte en almindelig fagmand i stand til at lave den patenterede opfindelse”).

II. PARTEN, DER PÅSTÅR AFLEDNING, SKAL IKKE BEVISE EN ACTUEL REDUKTION TIL PRAKSIS, AFLEDNING AF OFFENTLIG VIDENSKAB ELLER AFLEDNING I DETTE LAND

Den part, der påstår afledning, “behøver ikke at bevise en faktisk reduktion til praksis for at påvise afledning”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Endvidere er anvendelsen af underafsnit (f) ikke begrænset til offentlig viden, der er afledt fra en anden, og “stedet for afledning behøver ikke at være i dette land for at udelukke en afleder fra at patenterer genstanden”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. AFLEDNING SKILLER SIG FRA PRIORITET FOR OPFINDELSE

Selv om afledning og prioritet for opfindelse begge fokuserer på ophavsmandskab, omhandler afledning originalitet (dvs. hvem der opfandt genstanden), mens prioritet fokuserer på, hvilken part der først opfandt genstanden. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) KAN VÆRE ANVENDELIG, HVIS Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) OG Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) IKKE ER TILGÆNGELIGE STATUTORISKE GRUNDLAG FOR AFVISNING

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) OG Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) 102(f) kræver ikke en undersøgelse af de relative datoer for en reference og ansøgningen og kan derfor finde anvendelse, når underafsnit (a) og (e) fra før AIA ikke er tilgængelige for referencer med en ikrafttrædelsesdato, der ligger efter den effektive ansøgningsdato for den ansøgning, der undersøges. For en reference med en senere dato end ansøgningens effektive indleveringsdato kan der imidlertid være beviser for, at referencens genstand stammer fra opfinderen eller mindst én medopfinder i betragtning af de relative datoer. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (De relative datoer for begivenhederne er vigtige ved afgørelsen af afledning; en publikation, der er dateret mere end et år efter ansøgers indleveringsdato, og som blot angiver andre personer end opfinderen som litterære medforfattere, er ikke det stærke bevis, der er nødvendigt for at modbevise en erklæring fra opfinderen om, at han er eneopfinder).