2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) は、出願人が特許を主張し求めている主題を発明しなかった場合、特許発行を禁止しています。 したがって、AIA前の35 U.S.C. 102(f)では、クレームされた発明の正しい発明者の名前を特許出願（およびその後に発行される特許）に記載することが要求されています。 In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998)がある。 また、35 U.S.C. 101は、発明または発見した者が、特定の発明または発見について特許を取得することができる当事者であることを要求している。

審査官は、他の者が発明を行い、その出願人が真の発明者から発明を得たという記録上の証拠がない限り、出願人が適切な発明者であると推定しなければなりません。 出願人が正しい発明者でないことが明らかで、37 CFR 1.48に基づく発明者の訂正要求がないような珍しい状況では、審査官はAIA前の35 U.S.C. 102(f)に基づきクレームを拒絶すべきです。 In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018)(an affidavit by applicant made it clear that he himself solely invent the subject matter sought to be patented because it established that another person was a joint inventor of the claimed invention)出願人自身は特許を求める発明を単独で行ったわけではないことが明らかになった。

発明者または少なくとも1人の共同発明者が他の発明から「派生」したことが示される場合、AIA前の35 U.S.C. 102(f)に基づく拒絶が適切である。 Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (「102条(f)に基づく判断は、全てではないにしても、ほとんどの場合、ある当事者が他の当事者から発明を導き出したかどうかという問題を含む」).

導出が導出者への特許発行を禁止する一方で、導出者による開示は、AIA以前の35 U.S.C. 102(b)による禁止がなければ、主題が導出された当事者への特許発行の禁止とならない。 In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) （「法定障壁ではない先行技術文献は、一般に認められた2つの方法（37 CFR 1.131 による宣誓書、または 37 CFR 1.132 による帰属宣誓書）によって克服できる」）; In re Facius, 408 F.2In re Facius, 408 F.2, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (if inventor or at least one joint inventor “… into the relevant disclosure in the patent was based on, then the patent may not be used as a reference against him, regardless from the patent’s silence as the source of the subject matter in patentee.”) 発明者又は少なくとも1人の共同発明者は、特許の関連開示が基づく主題を発明していた場合、特許者が当該主題について特許権者が出所について言及していないにもかかわらず、その特許は、彼に対する参考文献として使用することはできない。 MPEP § 715.01et seq. and 716.10

著作者を特定する公開論文（MPEP § 715.01(c)）又は発明者を特定する特許（MPEP § 715.10）が存在する場合、その特許は、特許権者のその主題の出所に関する特許の沈黙にかかわらず、彼に対する参考文献として使用することはできない。01(a)）は、審査中の出願でクレームされている主題を開示しているが、著者名又は発明者名の指定は、論文で開示された主題に関して、又は特許で開示されたがクレームされていない主題に関して、AIA以前の35 U.S.C. 102(f)に基づく拒絶を正当化するように、発明者の推定を生じさせはしない。 しかし、出願人は、AIA前のサブセクション(f)に基づく適切な発明者権に関する照会に対して、又はAIA前の35 U.S.C. 102(a)又は(e)に基づく拒絶に対して、37 CFR 1.に基づく宣誓供述により満足な証明を行う義務があります。132は、論文の著者名や特許の発明者名にかかわらず、文献が著者や発明者に由来するのではなく、発明者または少なくとも1人の共同発明者によって発明された主題を開示しているという点で、それぞれ出願の発明者名が正しいということです。 In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) （発明者に関して論文によって生じた曖昧さを明らかにするための調査が適切であり、その後、出願人は、論文で開示され、出願でクレームされた主題の「発明者であると合理的に結論づけるに至る十分な証拠を提供する責任がある」）。

また、AIA前の35 U.S.C. 102(f)に基づく先行技術としてのみ適格な主題は、AIA前の35 U.S.C. 103に基づく一方的拒絶の根拠となる可能性もあります。 しかし、AIA35 U.S.C. 103(c)は、AIA35 U.S.C. 102の(f)項は、他の者によって開発された主題が、AIA35 U.S.C. 102の下で適格である場合、特許性を妨げないとしている。 102(f)に基づいて適格とされる、他の者によって開発された主題と審査中の出願のクレームされた発明が、発明がなされた時点で、同一人物が所有し、同一人物への譲渡義務があり、又は共同研究契約に関与し、AIA前の35 U.S.C. 103(c)(2), (c)(3) の要件を満たしていた場合には、特許性を妨げない。 MPEP §2146を参照のこと。 「クレームに、それぞれが古いものと論証できる様々な構成要素の使用を記載しているという事実だけでは、プレAIA 35 U.S.C 102（f）による拒絶のための適切な根拠となり得ない」（Ph.259）。 Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). 派生物には、他者による完全な着想と、その着想を、派生物を問われた当事者が発明の知識を有していたことが証明される日以前に、何らかの手段で伝達することが要求される。 Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974) も参照して下さい。 「完全な構想の伝達は、当業者が発明を構築し、成功裏に運用することを可能にするのに十分でなければならない」。 Hedgewick, 497 F.2d at 908, 182 USPQ at 169. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) も参照（導出証明の論点は「通信により当業者が特許発明を製造できるかどうか」である）。

II. 派生を主張する当事者は、実際の実施縮小、公知の派生、又は本邦における派生を証明する必要はない

派生を主張する当事者は、「派生を証明するために、実際の実施縮小を証明する必要はない」。 Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). さらに、第(f)節の適用は、他から派生した公知に限定されず、「派生者がその主題を特許化することを禁ずるために、その派生部位が国内にある必要はない」のである。 Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. 派生物と発明の優先権との区別

派生物と発明の優先権は共に発明者であることに焦点を当てるが、派生物は独創性（すなわち、誰が主題を発明したか）を扱うのに対し、優先権はどの当事者が主題を最初に発明したかに焦点を当てるものである。 Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993)がある。

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) MAY APPLY WHERE Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) AND Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) NOT AILABLE STATUTORY GROUNDS FOR REJECTION

Pre-AIA 35 U.S.C., “Pre-AIA “の項を参照。 102(f)は、文献と出願の相対的な日付に関する調査を必要としないため、審査中の出願の有効出願日以降の有効日を有する文献についてAIA前の(a)項及び(e)項が利用できない場合に適用可能である可能性がある。 しかし、出願の有効出願日より後の日付を有する文献については、相対的な日付から見て、その文献の主題が発明者又は少なくとも1人の共同発明者に由来するという証拠が存在する場合がある。 Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981)(事象の相対的な日付は派生を決定する上で重要である。発明者以外の個人を文学的共著者として記載するだけの、出願人の出願日から1年以上後の日付の出版物は、発明者が唯一の発明者であるという宣言を覆すために必要となる強い証拠とはならない。).