2137 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) [R-10.2019]

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) hindrar utfärdandet av ett patent när en sökande inte uppfann det föremål som yrkas och söks patenterat. Därför kräver 35 U.S.C. 102(f) före AIA att den korrekta uppfinnaren eller de korrekta uppfinnarna av en påstådd uppfinning namnges i patentansökan (och i varje senare utfärdat patent). In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998). Se även 35 U.S.C. 101, som kräver att den som uppfinner eller upptäcker är den part som kan erhålla ett patent för den specifika uppfinningen eller upptäckten.

Prövaren måste anta att sökandena är de riktiga uppfinnarna om det inte finns bevis i handlingarna för att någon annan har gjort uppfinningen och att sökanden har fått uppfinningen från den riktiga uppfinnaren. I den ovanliga situationen där det är uppenbart att ansökan inte anger rätt uppfinnare och det inte finns någon begäran om att korrigera uppfinnare enligt 37 CFR 1.48, bör granskaren avvisa kraven enligt 35 U.S.C. 102(f) från tiden före AIA. In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1368, 126 USPQ2d 1561, 1566 (Fed. Cir. 2018) (en affidavit från sökanden klargjorde att han inte själv ensam uppfann det föremål som söktes patenteras, eftersom den fastställde att en annan person var meduppfinnare av den påstådda uppfinningen).

Om det kan visas att en uppfinnare eller minst en meduppfinnare ”härledde” en uppfinning från en annan, är ett avslag enligt 35 U.S.C. 102(f) från tiden före AIA korrekt. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (”de flesta, om inte alla, avgöranden enligt avsnitt 102(f) inbegriper frågan om huruvida en part har härlett en uppfinning från en annan”).

Men även om avledning förhindrar utfärdandet av ett patent till den som avleder, förhindrar ett avslöjande av den som avleder, i avsaknad av ett hinder enligt 35 U.S.C. 102(b) från tiden före AIA, inte utfärdandet av ett patent till den part från vilken föremålet avleddes. In re Costello, 717 F.2d 1346, 1349, 219 USPQ 389, 390-91 (Fed. Cir. 1983) (”en hänvisning till tidigare teknik som inte utgör en lagstadgad spärr kan undanröjas med hjälp av två allmänt erkända metoder”: en affidavit enligt 37 CFR 1.131 eller en affidavit om tilldelning enligt 37 CFR 1.132); In re Facius, 408 F.2d 1396, 1407, 161 USPQ 294, 302 (CCPA 1969) (om en uppfinnare eller minst en meduppfinnare ”… uppfann det ämne som det relevanta avslöjandet i patentet baserades på, kan patentet inte användas som en referens mot honom, trots att patentet är tyst när det gäller patentinnehavarens källa till detta ämne”). Se MPEP §§ 715.01et seq. och 716.10

Om det finns en publicerad artikel som identifierar författarskapet (MPEP § 715.01(c)) eller ett patent som identifierar uppfinnaren (MPEP § 715.01(a)) som avslöjar föremål som yrkas i en ansökan som är under granskning, ger inte angivandet av författarskap eller uppfinnarskap upphov till en presumtion om uppfinnarskap med avseende på det föremål som avslöjas i artikeln eller med avseende på det föremål som avslöjas men som inte yrkas i patentet, så att det motiverar ett avslag enligt 35 U.S.C. 102(f) från tiden före AIA. Det åligger dock den som ansöker om ansökan att, som svar på en förfrågan om lämpligt uppfinnarskap enligt underavsnitt f) från före AIA, eller för att motbevisa ett avslag enligt 35 U.S.C. 102(a) eller (e) från före AIA, tillhandahålla en tillfredsställande bevisföring genom en affidavit enligt 37 CFR 1.132 att uppfinnarskapet i ansökan är korrekt såtillvida att referensen avslöjar föremål som uppfunnits av uppfinnaren eller minst en meduppfinnare snarare än härrör från upphovsmannen eller den uppfinningsrika enheten, trots artikelns författarskap eller patentets uppfinnarskap respektive. In re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (det är lämpligt att göra en undersökning för att klargöra eventuella tvetydigheter som en artikel ger upphov till när det gäller uppfinnarskapet, och det åligger sedan sökanden att tillhandahålla ”ett tillfredsställande underlag som skulle leda till en rimlig slutsats att han är … uppfinnare” av det föremål som avslöjas i artikeln och som åberopas i ansökan).

Det kan dessutom vara så att föremål som endast kan betraktas som tidigare teknik enligt 35 U.S.C. 102(f) från tiden före AIA också kan ligga till grund för ett ex parte-avslag enligt 35 U.S.C. 103 från tiden före AIA . I artikel 103(c) i 35 U.S.C. 103(c) från före AIA anges dock att underavsnitt (f) i 35 U.S.C. 102 från före AIA inte utesluter patenterbarhet när föremål som utvecklats av en annan person och som annars skulle vara kvalificerat enligt 35 U.S.C. 103(c) från före AIA. 102(f), och den påstådda uppfinningen i en ansökan som är under prövning ägdes av samma person, var föremål för en skyldighet att överlåta till samma person, eller var involverade i ett gemensamt forskningsavtal, som uppfyller kraven i för-AIA 35 U.S.C. 103(c)(2) och (c)(3), vid den tidpunkt då uppfinningen gjordes. Se MPEP § 2146.

I. DERIVATIONEN KRÄVER KOMPLETT KONCEPT AV EN ANDRE OCH KOMMUNIKATION TILL DEN ALLEMERADE DERIVEREN

”Enbart det faktum att ett anspråk anger användningen av olika komponenter, av vilka var och en argumentativt kan antas vara gammal, utgör inte en lämplig grund för ett avslag enligt 35 U.S.C. 102(f) från tiden före AIA.” Ex parte Billottet, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976). Avledning förutsätter att en annan person har gjort ett fullständigt koncept och att detta koncept på något sätt har meddelats till den part som anklagas för avledning före ett datum då det kan visas att den som anklagas för avledning hade kännedom om uppfinningen. Kilbey v. Thiele, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978).

Se även Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993); Hedgewick v. Akers, 497 F.2d 905, 908, 182 USPQ 167, 169 (CCPA 1974). ”Meddelandet av en fullständig idé måste vara tillräckligt för att göra det möjligt för en person med normal kompetens att konstruera och framgångsrikt använda uppfinningen”. Hedgewick, 497 F.2d på 908, 182 USPQ på 169. Se även Gambro Lundia AB mot Baxter Healthcare Corp. 110 F.3d 1573, 1577, 42 USPQ2d 1378, 1383 (Fed. Cir. 1997) (Frågan för att bevisa avledning är ”om kommunikationen gjorde det möjligt för en person med normal kompetens att göra den patenterade uppfinningen”).

II. PARTEN SOM PÅSTÄLLER AVLEDNING behöver inte bevisa en faktisk överföring till praktiken, överföring av allmän kännedom eller överföring i detta land

Den part som påstår avledning ”behöver inte bevisa en faktisk överföring till praktiken för att visa att det rör sig om en avledning”. Scott v. Brandenburger, 216 USPQ 326, 327 (Bd. App. 1982). Dessutom är tillämpningen av underavsnitt f) inte begränsad till offentlig kunskap som härrör från någon annan, och ”platsen för härledningen behöver inte finnas i detta land för att hindra en härledare från att patentera föremålet”. Ex parte Andresen, 212 USPQ 100, 102 (Bd. App. 1981).

III. AVLEDNING SKILDAD FRÅN PRIORITET FÖR INVENTION

Och även om avledning och prioritet för uppfinning båda fokuserar på uppfinnare, behandlar avledning originalitet (dvs. vem som uppfann föremålet), medan prioritet fokuserar på vilken part som först uppfann föremålet. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190, 26 USPQ2d 1031, 1033 (Fed. Cir. 1993).

IV. Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) KAN TILLÄMPAS OM Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) OCH Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) INTE ÄR TILLGÄNGLIGA STATUTORISKA GRUNDER FÖR AVSLAG

Pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) OCH Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) ÄR INTE TILLGÄNGLIGA STATUTORISKA GRUNDER FÖR AVSLAG

. 102(f) kräver ingen undersökning av de relativa datumen för en referens och ansökan, och kan därför vara tillämplig när underavdelningarna a och e från före AIA inte är tillgängliga för referenser som har ett giltighetsdatum som är senare än det giltighetsdatum som gäller för den ansökan som granskas. För en referens som har ett senare datum än den faktiska ansökningsdagen för ansökan kan det dock finnas vissa bevis för att föremålet för referensen härstammar från uppfinnaren eller minst en meduppfinnare med tanke på de relativa datumen. Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (Händelsernas relativa datum är viktiga vid fastställandet av härledning; en publikation som är daterad mer än ett år efter sökandens ansökningsdatum och som endast anger andra personer än uppfinnaren som litterära medförfattare är inte den starka bevisning som krävs för att motbevisa en förklaring av uppfinnaren att han är ensam uppfinnare).